Охрана промышленного дизайна: выбор международной системы охраны

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 12 сентября 2022 г.

Рассматриваются особенности международных систем охраны промышленного дизайна, который может охраняться как промышленный образец и как товарный знак.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

● Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов от 02.07.1999 (далее – Женевский акт)

● Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891 (далее – Мадридское соглашение)

● Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989 (далее – Протокол к Мадридскому соглашению)

● Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция)

● Закон от 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее – Закон № 160-З)

● Закон от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон № 2181-XII)

● Закон от 09.04.2021 № 96-З «О присоединении Республики Беларусь к Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов» (далее – Закон № 96-З)

Для защиты промышленного дизайна в конце XIX – начале XX века были созданы 2 международные системы, конкурирующие не только с национальными системами, но и друг с другом: Мадридская система регистрации товарных знаков (1891 год) и Гаагская система регистрации промышленных образцов (1925 год). Они представляют собой системы приобретения и поддержания в силе прав на промышленный дизайн в одной или нескольких указанных странах путем подачи одной международной заявки. При этом Мадридская система охраны брендов (товарных знаков) уступает Гаагской системе по ряду моментов: необходимость базовой регистрации в стране происхождения, регистрации по заявке только одного товарного знака, привязка действия охраны к факту использования, отсутствие единого электронного приложения для подачи заявки и управления регистрацией.

Основой развития сегодняшней цифровой экономики, а значит, и общества является интеллектуальная собственность. В силу этого первоочередной задачей становится защита ее объектов: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, произведений, исполнений, товарных знаков и др. Если изобретения и полезные модели защищают «изнанку» – само устройство изделия, технологию, то такие объекты интеллектуальной собственности, как промышленные образцы и товарные знаки, защищают внешний вид промышленного оборудования, дизайн потребительских товаров, интерфейсы сайтов и приложений. Дизайн определяет не только привлекательность изделия или сайта для потребителя, но и выполняет идентифицирующую функцию, защищая в условиях конкурентного многообразия как производителя, так и права потребителя на качественный товар или услугу.

Промышленные образцы (объемные и плоскостные) и товарные знаки (объемные и плоскостные) определяют внешний вид товара. Согласно доктрине функциональности товарные знаки выполняют различительную функцию. Доктрина эстетической функциональности определяет функцию промышленного образца как улучшение эстетических свойств продукта без обязательной различительной способности. Однако промышленные образцы благодаря таким признакам, как новизна и оригинальность (уникальность), выполняют ту же функцию, что и товарные знаки – идентифицируют товар/услугу и (или) его производителя. Это закрепляется и национальными законодательствами. Так, в законодательстве Республики Беларусь нарушением является такое использование промышленного образца, при котором изделие производит такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение (ст. 9, ч. 2 п. 3 ст. 36 Закона № 160-З). Аналогичная норма существует в законодательстве Республики Беларусь и в отношении товарных знаков: нарушением исключительного права на товарный знак признается использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, без разрешения владельца товарного знака (п. 3 ст. 3 Закона № 2181-XII).

Отличия способов (режимов) охраны касаются такого условия предоставления охраны, как новизна: к промышленному образцу – абсолютная мировая, к товарному знаку – локальная новизна. Однако если планируется производство и (или) сбыт в нескольких странах, то и товарному знаку необходима уже новизна в ряде стран. Отличия есть и в условиях действия охраны (привязки действия охраны товарного знака к факту использования (Мадридская система), срока охраны (Мадридская система – 10 лет с возможностью неоднократного продления, Гаагская система – 15 лет, но не меньше срока действия национальной регистрации) и в процедуре получения охраны (процедур патентования, регистрации объектов).

Промышленные образцы благодаря таким признакам, как новизна и оригинальность (уникальность), выполняют ту же функцию, что и товарные знаки – идентифицируют товар/услугу и (или) его производителя. Исходя из идентичности требований к промышленным образцам и товарным знакам, можно считать, что они по сути являются одним объектом интеллектуальной собственности¹. Поэтому выбор режима способа (режима промышленных образцов или режима товарных знаков) и системы (национальной, международной) охраны промышленного дизайна стоит основывать на особенностях процедуры получения охраны – на сложности, высокой стоимости и продолжительности процедуры предоставления охраны, сроках ее действия.

Для защиты дизайна существует 2 международные системы регистрации товарных знаков – Гаагская и Мадридская, являющие удобными инструментами подачи заявки на промышленный образец (Гаагская система) и товарный знак/знак обслуживания (Мадридская система) с целью получения охраны в нескольких странах. Эти системы придерживаются не подхода патентной системы, где сложная процедура регистрации, а принципа авторского права – охраны на основе создания или фиксации, что предлагает дизайнерам и другим владельцам образцов упрощенный порядок предоставления охраны в большом количестве стран. Создание таких упрощенных процедур получения охраны стимулирует развитие конкуренции и повышение качества товаров и услуг.

Гаагская система была создана в 1925 году и представляет собой систему приобретения и поддержания в силе прав на промышленный образец в одной или нескольких указанных странах путем подачи одной международной заявки. Гаагская система промышленного дизайна с охватом 94 стран конкурирует не только с национальными системами, но и с другой аналогичной международной системой – Мадридской системой регистрации товарных знаков, созданной в 1891 году и позволяющей испрашивать охрану в 128 странах. Так, по процедуре Гаагской системы зарегистрировано 13,1 млн промышленных образцов (Глобальная база данных по образцам https://www.wipo.int/reference/ru/designdb/), по Мадридской процедуре – 1 265 283 (период с 30.08.1946 по 23.06.2022) товарных знаков (Глобальная база данных по брендам).

Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов было принято 06.11.1925. Оно пересматривалось несколько раз. В настоящее время действуют 2 самостоятельных акта Гаагского соглашения, полностью независимые друг от друга, – Акт 1999 г. (Женевский акт) и Акт 1960 г. (Гаагский акт), что упростило процедуру регистрации. Следовательно, международная регистрация может регулироваться Актом 1999 г., Актом 1960 г. или обоими актами в зависимости от Договаривающейся стороны. Применение Акта 1960 г. и Женевского акта дополнено Общей инструкцией к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения (далее – Общая инструкция) и Административной инструкцией по применению Гаагского соглашения². Для пользователей Гаагского соглашения Секретариат ВОИС публикует Руководство по международной регистрации промышленных образцов³.

Женевским актом предусмотрена возможность прямой подачи заявки в ВОИС, минуя подачу национальной заявки в стране происхождения (ст. 1 Закона № 96-З) (в отличие от Мадридской системы регистрации товарных знаков (Мадридское соглашение)). И хотя международные заявки на образцы могут подаваться в Международное бюро ВОИС как непосредственно, так и через ведомство промышленной собственности Договаривающейся стороны происхождения, тем не менее на практике почти все заявки на международную регистрацию подаются напрямую в Международное бюро, причем большинство заявок подается с использованием электронной системы подачи заявок, созданной на веб-сайте ВОИС (Основные положения Гаагского соглашения).

Процедура в рамках Гаагской системы занимает от 1 до 30 мес.: подача заявки – формальная экспертиза ВОИС (которая проводится незамедлительно (ст. 10(1) Женевского акта) или до 3 мес. в случае необходимости внесения заявителем исправлений (правило 14(1) Общей инструкции) – регистрация в Международном реестре (незамедлительно (ст. 10(1) Женевского акта) – публикация в бюллетене ВОИС (0–30 мес.) – национальная стадия (патентная экспертиза) – предоставление охраны/отказ в предоставлении охраны национальным патентным(и) ведомством(ами).

Заявка для заявителей может подаваться через интерфейс международной системы регистрации eHague на веб-сайте ВОИС (wipo.int/hague/ru) или на официальном бланке (имеется на веб-сайте ВОИС), минуя национальные ведомства, что значительно упрощает процедуру регистрации (ст. 4(1) Женевского акта, ст. 1 Закона № 96-З). Международная заявка по выбору заявителя подается на английском, французском или испанском языках.

Международные заявки могут содержать до 100 образцов при условии, что все они относятся к одному и тому же классу Международной классификации промышленных образцов, что является бесспорным преимуществом Гаагской системы, когда нужны промышленные образцы для целой линейки товаров.

Заявители могут выбрать публикацию в установленный срок – через 6 мес. после даты международной регистрации или даты приоритета (если он испрашивается) (правило 17 (1)(iii) Общей инструкции) либо немедленную публикацию (правило 17(1)(i) Общей инструкции).

С момента публикации начинает исчисляться 6-месячный срок (правило 18(1)(а) Общей инструкции) для отказа указанных стран/организаций в предоставлении охраны регистрации. Договаривающая сторона может предусмотреть 12-месячный срок для отказа, если ведомство проводит экспертизу или предусматривается процедура возражения против регистрации промышленного образца (правило 18(1)(b) Общей инструкции). Республика Беларусь определила для себя 6-месячный срок для отказа. Отказ указанных стран не может касаться вопроса правильности составления и подачи заявки, т.к. функцию проведения формальной экспертизы в этой части при международной регистрации промышленного образца берет на себя ВОИС (ст. 12(1) Женевского акта).

Возможна отсрочка публикации сведений о промышленном образце – до 30 мес. с даты международной регистрации или с даты приоритета (правило 16(1)(а) Общей инструкции). Максимальный же срок отсрочки публикации в отношении международной заявки, регулируемой исключительно Актом 1960 г. или одновременно Актом 1999 г. и Актом 1960 г., составляет 12 мес. с даты подачи заявки или с даты приоритета (правило 16 (1)(b) Общей инструкции). Законодательство Республики Беларусь не предусматривает отсрочку (абз. 3 ст. 1 Закона № 96-З). Если заявитель хочет получить отсрочку, то тогда он не должен указывать Договаривающуюся сторону, законодательство которой не допускает отсрочки (правило 16(2) Общей инструкции). Публикация делается сразу после отсрочки (правило 17 (1)(ii) Общей инструкции).

Срок действия международной регистрации может продлеваться дважды, что обеспечивает до 15 лет охраны (ст. 17(3)(а) Женевского акта). Если же срок охраны по законодательству указанной Договаривающейся стороны превышает 15 лет, то и срок охраны международной регистрации будет равен ему (ст. 17(3)(b) Женевского акта).

ВОИС взимает в свою пользу основную пошлину – 397 швейцарских франков (далее – CHF) за 1 образец и 19 CHF – за каждый дополнительный образец, включенный в ту же международную заявку, а также пошлину за публикацию – 17 CHF за каждую репродукцию, а если репродукции представлены на бумаге – для каждой страницы, помимо первой, на которой показаны одно или несколько репродукций – 150 CHF (Перечень пошлин и сборов Общей инструкции). Сбор за указание Республики Беларусь за дизайн (стандартная пошлина 2-го уровня – страны, проводящей частичную экспертизу) – 60 CHF и 20 CHF за каждый дополнительный образец, включенный в международную заявку. За продление действия международной регистрации уплачивается основная пошлина за 1 образец 200 CHF и стандартная пошлина за указание за 1 образец 21 CHF (итого минимум 221 CHF). За 15 лет за 1 образец и указание Республики Беларусь – 916 CHF.

Мадридская система функционирует с 1891 года и координируется Мадридским соглашением и Протоколом к Мадридскому соглашению. Мадридское соглашение пересматривалось несколько раз: в Брюсселе 14.12.1900, в Вашингтоне 02.06.1911, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Ницце 15.06.1957, в Стокгольме 14.07.1967 и изменено 02.10.1979. Управляет указанной системой, как и Гаагской, ВОИС.

Оформление товарного знака по международной процедуре состоит из 3 основных этапов: подача заявки, формальная экспертиза, экспертиза по существу.

Заявка подается на английском, французском или испанском языках, и необходимо единоразово уплатить пошлину. Помимо сведений о заявителе, заявка также должна содержать: изображение торговой марки, идентичное первоначальному свидетельству (заявке); список обозначаемых товарным знаком товаров и услуг в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (далее – МКТУ), который не может быть шире перечня, указанного в базовой заявке; перечень государств, где испрашивается правовая защита; платежный документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы.

Подача заявления по указанной системе осуществляется на основе базового свидетельства о регистрации товарного знака или заявки, т.е. перед тем, как заполнить межнациональную заявку, необходимо зарегистрировать товарный знак в своей стране (стране происхождения) или хотя бы подать заявку. Международная заявка направляется в то ведомство, которое выдало базовую регистрацию. Для резидентов (граждан) Республики Беларусь – это Национальный центр интеллектуальной собственности (далее – НЦИС). В НЦИС проверяют поданные документы и перенаправляют их в ВОИС.

Связь международной регистрации товарных знаков с базовой национальной заявкой/регистрацией (что, как предполагается, является недостатком) порождает зависимость от нее, которая исчезает лишь по истечении 5 лет. Речь идет о случаях, когда заявка была отозвана, истек срок ее действия, или от нее отказались, или она была предметом окончательного решения об отказе, отмене, исключении из реестра или признании недействительной в отношении всех или части товаров и услуг, перечисленных в международной регистрации (ст. 6 (2)(3) Протокола к Мадридскому соглашению).

Для получения правовой охраны по Мадридской системе необходимо уплатить соответствующие сборы. Пошлина за оформление международной заявки и ее направление в бюро ВОИС уплачивается национальному патентному ведомству. Однако можно подать самостоятельно заявку с помощью Помощника по подаче заявок в рамках Мадридской системы. Инструмент ВОИС осуществляет импорт информации, необходимой для подготовки международной заявки, непосредственно из национальной/региональной базы товарных знаков ведомства происхождения (IP services). Основная (базовая) пошлина составляет 653 CHF за черно-белый товарный знак, за цветной – 903 CHF⁴. Пошлина за каждую указанную Договаривающуюся сторону, за исключением случая, когда указанная Договаривающаяся сторона установила индивидуальные пошлины, составляет 100 CHF. Индивидуальная пошлина Республики Беларусь – 600 CHF, Италии – 95 CHF, США – 460 CHF⁵. За каждый класс услуг или товаров свыше трех взимается пошлина в 100 CHF. За продление действия регистрации на следующие 10 лет уплачиваются: основная пошлина (653 CHF), дополнительная пошлина за каждую указанную страну, не применяющую индивидуальную пошлину (100 CHF), дополнительная пошлина за каждый класс свыше трех – 100 CHF.

Формальная экспертиза проводится уже в ВОИС: проверяется соответствие всех документов заявки установленным требованиям. В случае одобрения заявка вносится в Международный реестр товарных знаков и делается публикация в Бюллетене ВОИС, а в адрес заявителя направляется свидетельство о международной регистрации. Однако данный документ еще не определяет объем охраны, который устанавливается только по результатам экспертизы по существу, проводимой ведомствами тех государств, где испрашивается охрана.

Экспертиза обозначения по существу проводится в каждой стране по отдельности в течение 12–18 мес. (ст. 5(2)(b) Протокола к Мадридскому соглашению). По ее результатам может быть вынесено решение об охране товарного знака или решение об отказе, которое можно оспорить. Решения ведомств записываются в Международном реестре.

Срок действия международной регистрации товарного знака – 10 лет с возможностью продления (ст. 6 (1) Протокола к Мадридскому соглашению). Те страны, которые не подписали Протокол к Мадридскому соглашению, имеют обязательства по охране в 20 лет с возможностью неоднократного продления (ст. 6(1), ст. 7(3) Мадридского соглашения). Для этого необходимо уплатить соответствующую пошлину до дня окончания времени действия товарного знака, но и не ранее 3 мес. до его наступления.

Во время действия регистрации можно также вносить в нее различные изменения, в т.ч. изменение сведений о правообладателе, фиксация перехода права на товарный знак другому лицу, усечение зарегистрированного перечня товаров и услуг, оформление лицензионных договоров, аннулирование свидетельства. Размеры пошлин за указанные действия составляют 177–300 CHF⁶. Мадридская система предоставляет заявителям электронные сервисы (IP services). Глобальная база данных по брендам позволяет осуществлять поиск торговых марок. Менеджер товаров и услуг включает в себя список всех товаров и услуг Ниццкой международной классификации товаров и услуг (МКТУ), а также позволяет производить поиск необходимых формулировок по всем классам МКТУ. База данных членов Мадридской системы – инструмент для поиска необходимой информации по странам, являющимся членами Мадридского соглашения. Калькулятор пошлин дает возможность рассчитать размеры сборов для каждого отдельного случая. Система Madrid Monitor позволяет отслеживать статус интересующего обозначения в реальном времени.

Приведенный анализ позволяет выделить сходство и отличие 2 международных систем охраны дизайна.

К неоспоримым преимуществам регистрации в данных международных системах относятся экономия времени и финансов. Подача одной заявки удобнее, чем подача нескольких заявок на разных языках (условия подачи заявки и формальной экспертизы в разных странах отличаются), как и уплата пошлины в одной валюте. Подача заявки через интерфейс международной системы регистрации значительно упрощает и удешевляет процедуру регистрации и управления регистрацией (продлевать, менять данные о владельце и представителе, изменять круг указанных стран). Не нужно следить за различающимися в разных странах сроками подачи заявлений о продлении для целого ряда национальных регистраций. Также отсутствует необходимость несения расходов на патентных поверенных, как в случае выбора национальных процедур патентования.

Регистрация в Гаагской и Мадридской системах позволяет сохранить приоритет промышленного образца и товарного знака – 6 мес. по Парижской конвенции (ст. 4(а)(2), 4(с)(1) Парижской конвенции), что важно при получении охраны в нескольких государствах. Срок для испрашивания приоритета устанавливается каждой страной отдельно (ст. 4(d)(1) Парижской конвенции). В Республике Беларусь конвенционный приоритет на товарный знак и промышленный образец сохранится, если в патентный орган заявка поступила в течение 6 мес. с даты первой заявки (п. 2 ст. 7 Закона № 2181-XII, п. 3 ст. 16 Закона № 160-З).

В отношении товарных знаков и промышленных образцов Парижской конвенцией предусмотрен выставочный приоритет (ст. 11 Парижской конвенции). В Республике Беларусь выставочный приоритет есть только для товарных знаков (п. 3 ст. 7 Закона № 2181-XII).

Мадридская система охраны брендов (товарных знаков) уступает Гаагской системе в том, что не предусматривает, в отличие от последней, прямой подачи заявки. Это значит, что охрана промышленного образца может быть испрошена впервые посредством подачи международной заявки в рамках Гаагского соглашения. Это делает международную процедуру получения охраны дизайна как промышленного образца более привлекательной.

Гаагская процедура допускает регистрацию по одной заявке 100 промышленных образцов, в Мадридской – только один товарный знак.

Гаагская система является более гибкой: максимальный срок охраны в каждой Договаривающейся стороне соответствует максимальному сроку, предусмотренному законодательством этой Договаривающейся стороны, несмотря на предусмотренный максимальный 15-летний срок. В Мадридской системе согласно Протоколу 1960 года – 10 лет с возможностью продления на тот же срок неограниченное число раз. Однако имеет место ребрендинг, который приводит к регистрации обновленного товарного знака. Указанный факт нивелирует эту разницу между международными системами охраны.

Также Гаагская система предусматривает отсрочку публикации международной регистрации до 2,5 лет (30 мес.), как и право на немедленную публикацию, – такая гибкость предоставляет заявителю возможности и преимущества при выстраивании своей стратегии в конкурентной борьбе.

Для удобства заявителей ВОИС разработаны приложения: для пользователей Гаагской системы приложение eHague, для Мадридской – несколько: Contact Madrid, Madrid Monitor, Помощник по подаче заявок и др. Приложение eHague дает полный цифровой доступ ко всем аспектам заявки, не нужно беспокоиться о том, какие формы заполнять, какие приложения необходимы или рассчитывать сборы вручную. Все делается автоматически на основе введенной заявителем информации. Система направляет на всем пути, дает полезные советы и приводит к нужной информации, касающейся процесса.

Библиография

1. Industrial Designs and Their Relation with Works of Applied Art and Three-Dimensional Marks 2002.

2. Административная инструкция по применению Гаагского соглашения [Электронный ресурс]: в ред. от 1 апр. 2022 г. – URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/496610 (дата обращения: 13.07.2022).

3. Руководство по международной регистрации промышленных образцов // ВОИС [Электронный ресурс]. – URL: https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/hague_guide.pdf (дата обращения: 13.07.2022).

4. Перечень пошлин по Мадридскому протоколу: в ред. от 1 нояб. 2021 г. // WIPO Lex: [сайт]. – No.TRT/MADRIDP-GP/033. – URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/583908 (дата обращения: 14.07.2022).

5. Индивидуальные пошлины по Мадридскому протоколу: в ред. от 1 нояб. 2021 г. // WIPO Lex: [сайт]. – URL: https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html (дата обращения: 14.07.2022).

6. Перечень пошлин по Мадридскому протоколу: в ред. от 1 нояб. 2021 г. // WIPO Lex: [сайт]. – No.TRT/MADRIDP-GP/033. – URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/583908 (дата обращения: 14.07.2022).

7. Ипатова, О.В. Международная и национальная системы охраны промышленных образцов / О.В. Ипатова // Интеллектуальная собственность в современном мире: вызовы времени и перспективы развития: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 окт. 2021 г.: в 2 ч. / под ред. В.А. Рябоволова. – Минск : Альфа-книга, 2021. – Ч. 1.  – С. 196–202.