Недобросовестная конкуренция как основание для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 14 августа 2023 г.

На примере практической ситуации акцентируется внимание на недобросовестной конкуренции как основании для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

● Гражданский кодекс (далее – ГК)

● Закон от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон № 2181-XII)

● Закон от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее – Закон № 94-З)

Ситуация.

Компания (Республика Беларусь) в течение ряда лет производит и поставляет на рынок детскую настольную игру, название которой представляет короткое вопросительное предложение. Выходя на рынок, компания задумывалась о регистрации названия игры в качестве товарного знака, однако патентовед, к которому представители компании обращались за консультацией, дал отрицательное заключение о его охраноспособности.

Недавно белорусские торговые предприятия, осуществляющие продажу указанной настольной игры, получили претензию от российской компании с требованием прекратить ее продажу, поскольку российская компания является владельцем словесного товарного знака, повторяющего название игры и зарегистрированного в Республике Беларусь в 2022 году. Российская компания также обозначила свое намерение продвигать на белорусском рынке аналогичную детскую настольную игру с тождественным названием.

Торговые организации, опасаясь применения в их отношении мер ответственности за нарушение прав на товарный знак, обратились к белорусской компании – производителю игры с требованием расторжения договоров о ее реализации и возврата нереализованных единиц товара.

Что в этой ситуации надлежит предпринять белорусскому производителю детской настольной игры?

Описанная ситуация не является исключительной. Достаточно часто отечественные хозяйствующие субъекты не уделяют достаточного внимания правовой защите обозначений, используемых для индивидуализации продукции, а в последующем сталкиваются с тем, что аналогичные обозначения регистрируются в качестве товарных знаков их конкурентами. По мнению экспертов, преобладающее число судебных дел, связанных с нечестностью ведения бизнеса, касается недобросовестного приобретения и использования права на товарный знак и знак обслуживания¹.

Согласно п. 1 ст. 3 Закона № 2181-XII владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак, в т.ч. вправе запрещать использование товарного знака другими лицами. Одновременно в подп. 1.3 п. 1 ст. 25 Закона № 2181-XII предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным полностью или частично в течение срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией действия владельца товарного знака признаны антимонопольным органом или судом недобросовестной конкуренцией.

Согласно определению, данному в ст. 1 Закона № 94-З, недобросовестной конкуренцией признаются направленные на приобретение преимуществ (выгод) в предпринимательской деятельности действия хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов, которые противоречат Закону № 94-З, иным законодательным актам и актам антимонопольного законодательства или требованиям добросовестности и разумности и могут причинить или причинили убытки другим конкурентам либо могут нанести или нанесли вред их деловой репутации.

Достаточно подробные разъяснения понятия «недобросовестная конкуренция» даны в Методических рекомендациях по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции, утв. приказом МАРТ от 18.12.2020 № 235 (далее – Методические рекомендации). Согласно п. 6 Методических рекомендаций для установления факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства в форме недобросовестной конкуренции в действиях хозяйствующего субъекта (хозяйствующих субъектов) устанавливается наличие (отсутствие) совокупности следующих признаков:

● наличие конкурентных отношений на товарном рынке между хозяйствующим субъектом (хозяйствующими субъектами), в действиях которого (которых) имеются признаки недобросовестной конкуренции, и хозяйствующим субъектом (хозяйствующими субъектами), которому (которым) в результате данных действий причинены (могут быть причинены) убытки или нанесен (может быть нанесен) вред деловой репутации (далее – конкуренты);

● направленность действий хозяйствующего субъекта (хозяйствующих субъектов) на приобретение преимуществ (выгод) в предпринимательской деятельности;

● противоречие Закону № 94-З, иным законодательным актам и актам антимонопольного законодательства или требованиям добросовестности и разумности;

● причинение (возможность причинения) такими действиями убытков конкурентам либо нанесение (возможность нанесения) вреда их деловой репутации.

Закон № 94-З называет ряд форм недобросовестной конкуренции. Из них к рассматриваемой ситуации относится названный в ст. 28 Закона № 94-З запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и (или) использованием объектов интеллектуальной собственности. Согласно абз. 2 ст. 28 Закона № 94-З запрещается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров. Товарный знак относится к числу средств индивидуализации (ст. 980 ГК), а приобретение исключительного права на него (регистрация товарного знака), соответственно, может рассматриваться как проявление недобросовестной конкуренции.

В приведенной норме Закона № 94-З законодатель говорит о приобретении и использовании исключительного права на средство индивидуализации. Формулировка правовой нормы с использованием соединительного союза «и» позволяет сделать вывод о том, что сама по себе регистрация товарного знака не является достаточной для признания ее недобросовестной конкуренцией.

Именно такой подход отражен в Методических рекомендациях. В пункте 12 Методических рекомендаций прямо говорится о том, что приобретение и использование хозяйствующим субъектом исключительного права на товарный знак, ранее уже широко используемый конкурентами для индивидуализации производимых товаров, но не зарегистрированный в установленном законодательством порядке, являются действием недобросовестным, неразумным и подлежат квалификации как акт недобросовестной конкуренции. При этом в п. 19 Методических рекомендаций отмечается, что для признания действий хозяйствующего субъекта, связанных с регистрацией товарного знака, недобросовестной конкуренцией, и, соответственно, в последующем признания такой регистрации недействительной недостаточно наличия одного лишь факта недобросовестной регистрации без последующих действий владельца по реализации своего исключительного права. Для целей установления акта недобросовестной конкуренции необходимы действия владельца товарного знака, направленные на причинение убытков или нанесение вреда деловой репутации конкурентов, использующих данное обозначение задолго до подачи заявки на его регистрацию для целей индивидуализации товаров, однородных с товарами, на которые распространяется правовая охранка данного товарного знака.

Можно обратиться к опыту Российской Федерации, где сформировалась обширная практика рассмотрения указанной категории споров. Как отмечается в п. 169 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его госрегистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в т.ч. предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения.

Препятствование со стороны правообладателя в использовании конкурентами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с его товарным знаком, может быть выражено в т.ч. в направлении писем-претензий, требованиях заключить лицензионный договор на право использования данного товарного знака, подаче искового заявления в суд о прекращении незаконного использования товарного знака и выплате компенсации, направлении обращений в правоохранительные органы и др. Как отмечается в ч. 7 п. 19 Методических рекомендаций, при осуществлении правообладателем таких действий они могут причинить убытки конкурентам или нанести вред его деловой репутации.

Безусловно, чтобы иметь возможность препятствовать деятельности конкурентов осуществлением и защитой исключительного права на товарной знак, сам товарный знак должен быть тождественным или сходным до степени смешения с обозначением, ранее использовавшимся конкурентами, и зарегистрирован в отношении однородных товаров (работ, услуг). Указанный вывод следует из определения нарушения исключительного права на товарный знак, приведенного в п. 3 ст. 3 Закона № 2181-XII.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что регистрация товарного знака, повторяющего обозначение, уже используемое другим участником рынка в отношении однородных товаров (работ, услуг), может признаваться недобросовестной конкуренцией при одновременном наличии следующих условий:

● лицо, регистрирующее товарный знак, и лицо, использующее в своей деятельности обозначение, ставшее товарным знаком, являются конкурентами, т.е. хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров (работ, услуг) на одном товарном рынке;

● товарный знак является тождественным или сходным до степени смешения с обозначением, уже использующимся конкурентом (конкурентами), и зарегистрирован в отношении однородных товаров;

● владелец товарного знака при помощи исключительного права осуществляет действия, направленные на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, – требует от конкурентов и связанных с ними лиц прекратить использование обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, реализацию товаров, маркированных таким обозначением, требует возмещения убытков (взыскания компенсации) в связи с нарушением исключительного права на товарный знак и т.п., и такие действия способны причинить убытки конкуренту (конкурентам) или нанести вред его (их) деловой репутации.

Действия, связанные с регистрацией товарного знака, могут быть признаны недобросовестной конкуренцией в административном порядке. Закон № 94-З подробно регламентирует порядок принятия антимонопольным органом, функции которого выполняет МАРТ, решения об установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства. Лицо, потерпевшее от недобросовестной конкуренции, должно подать в антимонопольный орган заявление в письменной или электронной форме, которое согласно ст. 38 Закона № 94-З должно содержать сведения о заявителе, госрегистрации и основных видах деятельности, имеющиеся у заявителя сведения о лице, в отношении которого подано заявление о нарушении, описание признаков нарушения антимонопольного законодательства, существо требований, с которыми обращается заявитель, а также перечень прилагаемых доказательств. Обращение в антимонопольный орган не предполагает уплату пошлины.

Решение антимонопольного органа об установлении факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства может быть обжаловано в суд в течение 30 к.д. со дня его принятия. Инстанцией для обжалования является Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь.

Также возможен судебный порядок защиты интересов лица, потерпевшего от действий недобросовестного конкурента. Несмотря на то, что Закон № 94-З прямо не упоминает возможность обращения в суд в целях защиты от недобросовестной конкуренции, включая признание действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией, необходимо руководствоваться абз. 10 ч. 2 ст. 2 ГК, закрепляющим в числе основных начал гражданского законодательства право граждан и юрлиц осуществлять защиту гражданских прав в суде.

Решения МАРТ или суда, которыми действия по регистрации товарного знака были признаны недобросовестной конкуренцией, сами по себе не прекращают правовую охрану товарного знака. Согласно ч. 2 п. 3 ст. 25 Закона № 2181-XII заинтересованное лицо или его представитель могут подать возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в Апелляционный совет при патентном органе. Согласно п. 4 ст. 25 Закона № 2181-XII решение Апелляционного совета, принятое по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь в течение 6 мес. с даты его получения. Указанные нормы означают, что Апелляционный совет является обязательной первой инстанцией для аннулирования правовой охраны товарного знака по рассматриваемому основанию.

Процедура рассмотрения возражений, подаваемых в Апелляционный совет, регламентирована Положением о порядке подачи жалоб, возражений, заявлений и их рассмотрения Апелляционным советом при патентном органе, утв. постановлением Совета Министров от 24.08.2020 № 499. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку должно быть оплачено пошлиной в размере 29 БВ (подп. 8.7 п. 8 приложения 23 к Налоговому кодексу).

Основной вопрос, связанный с рассмотрением возражения против регистрации товарного знака в связи с тем, что связанные с его регистрацией действия признаны недобросовестной конкуренцией, – это вопрос о пределах усмотрения Апелляционного совета при принятии соответствующего решения. Складывающаяся судебная практика исходит из того, что Апелляционной совет, признавая недействительным полностью или частично предоставление правовой охраны товарному знаку, должен действовать строго в рамках решения антимонопольного органа или суда, принявших решение о признании действий владельца товарного знака недобросовестной конкуренцией. Так, решением Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь от 03.11.2016 было частично отменено решение Апелляционного совета при патентном органе, который, приняв на основании решения антимонопольного органа решение о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, расширил перечень товаров, в отношении которых аннулировалась правовая охрана товарного знака, мотивируя это однородностью дополнительно указанных товаров с товарами, указанными в решении антимонопольного органа. Суд отметил, что Апелляционный совет допустил неправильное применение положений подп. 1.3 п. 1 ст. 25 Закона № 2181-XII, согласно которым предоставление правовой охраны товарному знаку признается недействительным полностью или частично только на основании решения антимонопольного органа или суда.

Аналогичный подход сформировался и в российской правоприменительной практике. В Постановлении № 10 говорится о том, что Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку. Как отмечают российские правоведы, Роспатент в рассматриваемой ситуации фактически исполняет решение суда или антимонопольного органа².

Следует обратить внимание на то, что требование о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по рассматриваемому основанию может быть заявлено заинтересованным лицом в течение срока действия правовой охраны товарного знака. В связи с этим возникает вопрос о применении правил об исковой давности. По мнению российских правоведов, недобросовестная конкуренция при регистрации товарного знака как правонарушение должна быть отнесена к категории однократных. Вместе с тем срок исковой давности необходимо считать не с момента приобретения исключительного права на товарный знак, а с момента проявления умысла, когда стала ясна цель лица, получившего право на товарный знак. С учетом изложенного дело о недобросовестной конкуренции может быть возбуждено в течение 3 лет с момента совершения действий по использованию товарного знака, направленных на причинение негативных последствий хозяйствующим субъектам – конкурентам, которые, как правило, выражаются в направлении конкурентам писем о запрете использования товарного знака, различных претензий и требований о выплате компенсации³. 

Правоприменительная практика.

В отечественной правоприменительной практике накоплен достаточный опыт рассмотрения указанной категории споров. В качестве примера можно привести решение антимонопольного органа от 14.02.2022 № 389/3-2022, которым был установлен факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в действиях ОАО «К.», связанных с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак «БУРАТИНО» в отношении товара «напитки безалкогольные» 32-го класса Международной классификации товаров и услуг.

В МАРТ с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства обратилось ООО «С.И.» (далее – заявитель). Основным видом деятельности как ОАО «К.», так и заявителя является производство минеральной воды, питьевой воды, а также безалкогольных напитков. В числе безалкогольных напитков заявитель производил напитки «БУРАТИНО» и «БУРАТИНО zero».

В адрес заявителя поступила претензия от ОАО «К.» с требованием прекратить любое использование товарного знака «БУРАТИНО» в связи с тем, что указанный товарный знак уже зарегистрирован на имя ОАО «К.».

По мнению заявителя, использование ОАО «К.» товарного знака «БУРАТИНО» представляет собой акт недобросовестной конкуренции, выразившейся в приобретении им исключительного права на товарный знак, ранее уже широко используемый конкурентами для обозначения конкретного вида безалкогольного напитка с традиционно хорошо знакомым вкусом, но не зарегистрированный в установленном законодательством порядке.

Антимонопольный орган получил информацию о том, что, помимо заявителя, еще ряд хозяйствующих субъектов Республики Беларусь осуществляли производство безалкогольного напитка «БУРАТИНО». Как было отмечено в решении МАРТ, «…материалами дела установлено, что до подачи в 2002 году ОАО «К.» заявки на регистрацию товарного знака «БУРАТИНО» в отношении безалкогольного газированного напитка словесное обозначение «БУРАТИНО» использовалось в качестве названия безалкогольного напитка другими производителями Беларуси, а еще ранее БССР».

В решении МАРТ также было отмечено, что действия ОАО «К.» способны причинить убытки хозяйствующим субъектам, которые в связи с запретом со стороны ОАО «К.» как владельца товарного знака были вынуждены прекратить производство напитка «БУРАТИНО», несмотря на имеющиеся запасы сырья для производства и закупленные этикетки.

ОАО «К.» обжаловало решение МАРТ, однако решением Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь от 14.04.2022 в удовлетворении жалобы было отказано.

Возвращаясь к рассматриваемой ситуации, можно сделать вывод о том, что в действиях российской компании присутствуют основные признаки недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак. При этом особое внимание следует уделить вопросу о том, осуществляет ли российская компания деятельность на товарном рынке детских игрушек в Республике Беларусь и, соответственно, может ли она быть признана конкурентом белорусской компании.

Для защиты своих интересов белорусскому производителю необходимо обратиться с заявлением в МАРТ, решение которого станет основой для подачи возражения против регистрации товарного знака в Апелляционный совет при патентном органе.

Библиография

1. Корнеев, В.А. О недобросовестности при приобретении и (или) использовании прав на товарный знак / В.А. Корнеев, Н.Л. Рассомахина // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – Июнь 2015 г. – № 8. – С. 29.

2. Корнеев, В.А. Указ. соч. – С. 30.

3. Корнеев, В.А. Указ. соч. – С. 34.