Контрафакт в строительстве: компенсация за незаконное использование товарных знаков

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 3 октября 2024 г.

На примере из судебной практики определено, что использование материалов и оборудования при выполнении работ по договору строительного подряда означает введение соответствующих товаров в гражданский оборот. При выявлении контрафактности использованных материалов правообладатели вправе взыскать компенсацию за незаконное использование товарных знаков.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

● Гражданский кодекс (далее – ГК)

● Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК России)

● Закон от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон № 2181-XII)

Как следует из ст. 1019 ГК, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (владельцу, правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарных знаков. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Способы использования товарных знаков в Республике Беларусь перечислены в ст. 20 Закона № 2181-XII.

Вместе с тем, как следует из буквального толкования п. 1 ст. 20 Закона № 2181-XII, данный перечень не является исчерпывающим. В частности, использованием товарных знаков признается в т.ч. их применение на товарах, которые «иным образом» вводятся в гражданский оборот.

Следовательно, введение в гражданский оборот товаров с использованием товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, без согласия (разрешения) владельца (правообладателя) является нарушением его исключительного права на товарный знак. За данное нарушение виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами (ст. 29 Закона № 2181-XII).

В правоприменительной практике возникают следующие вопросы:

● является ли использование подрядчиком материалов с размещенным на них товарным знаком (обозначением) при исполнении договора строительного подряда одним из способов введения товаров в гражданский оборот;

● признается ли использование подрядчиком контрафактной продукции в ходе выполнения строительно-монтажных работ нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак?

Ответы на эти вопросы следуют из анализа гл. 37 ГК и ст. 20 Закона № 2181-XII.

Так, в соответствии со ст. 658 ГК, если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

Таким образом, по общему правилу работы выполняются иждивением подрядчика.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (п. 5 ст. 676 ГК).

Согласно п. 1, 2 ст. 700 ГК обязанность по обеспечению строительства материалами, в т.ч. деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

Поскольку подрядчик, предоставивший материал для выполнения работ, передает заказчику результат выполнения работ (ст. 656, 696 ГК), передача результата выполненных работ также означает передачу использованных при выполнении работ материалов, стоимость которых подлежит оплате подрядчику наряду со стоимостью выполненных работ. При этом в унифицированных актах сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (формы С-2 и др.) стоимость материалов выделяется отдельными строками.

Следовательно, использование подрядчиком материалов при исполнении договора строительного подряда иждивением подрядчика является способом введения товаров в гражданский оборот.

По общему правилу товары, на которых незаконно применены товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, являются контрафактными (п. 2 ст. 29 Закона № 2181-XII). Использование контрафактной продукции является нарушением исключительных прав на эти объекты.

Таким образом, использование подрядчиком в ходе выполнения работ контрафактной продукции должно признаваться нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак, поскольку данный товар вводится в гражданский оборот.

Указанный вывод основан также на анализе сложившейся российской судебной практики по рассмотрению споров в сфере интеллектуальной собственности.

Судебная практика.

Российское ООО «Правообладатель» является владельцем зарегистрированного товарного знака «Мастерфайбр» в отношении определенных товаров и услуг, включая покрытия для детских и спортивных площадок.

Правообладателю из свободных источников стало известно о заключении между ООО «Подрядчик» и третьим лицом – учреждением «Заказчик» муниципального контракта на строительство объекта капитального строительства – общеобразовательной школы с инженерными коммуникациями.

В рамках данного контракта подрядчик выполнил работы по устройству бесшовных покрытий. В частности, в актах выполненных работ было указано о выполнении работ по «устройству покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксидно- прим., Мастерфайбр».

Правообладатель обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с подрядчика суммы компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации.

Решением суда первой инстанции исковые требования были удовлетворены. При этом суд установил, что фактически подрядчиком был использован иной материал, однако в документации указан товарный знак правообладателя. Суд исходил из того, что:

● использование материалов с размещенным товарным знаком при выполнении работ по муниципальному контракту (в т.ч. при упоминании товарного знака в документации) является введением товаров в гражданский оборот;

● использование контрафактных материалов нарушает исключительные права правообладателя на товарный знак.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что упоминание товарного знака в документации по контракту прямо урегулировано в законодательстве о госзакупках и, следовательно, само по себе не может быть признано использованием товарного знака, если действия подрядчика не связаны с неправомерным введением товара под этим товарным знаком в оборот.

Правообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просил отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции.

По мнению правообладателя, суд ошибочно не применил п. 2 ст. 1484 ГК России и пришел к неверному выводу, что использование подрядчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя, на документации, связанной с введением товаров в гражданским оборот (в частности, в актах выполненных работ), не нарушает исключительное право на данное средство индивидуализации товаров. Суд по интеллектуальным правам согласился с доводами кассационной жалобы и пришел к следующим выводам (постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.03.2024 по делу № А82-4230/2023).

Из пункта 2 ст. 1484 ГК России явно следует, что перечень способов использования товарного знака не ограничивается производством товаров с размещением на них этого товарного знака, предложением их к продаже, продажей, демонстрацией на выставках и ярмарках.

Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в т.ч. предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Из системного толкования гл. 37 и ст. 1484 ГК России следует, что использование материалов с размещенным на них товарным знаком подрядчиком при выполнении работ по договору подряда иждивением подрядчика означает введение соответствующих товаров в гражданский оборот.

Из материалов дела усматривается, что товарный знак правообладателя указан в документации по муниципальному контракту и в актах выполненных работ. Таким образом, в материалах дела имеются все необходимые доказательства, позволяющие сделать вывод о введении подрядчиком в гражданский оборот контрафактного товара (использование в ходе выполнения работ).

В соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК России за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Суд по интеллектуальным правам отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Как следует из рассмотренного примера, использование товарных знаков не ограничивается действиями, которые прямо указаны в п. 1 ст. 20 Закона № 2181-XII.

Использование контрафактных материалов и оборудования в строительстве означает введение их в оборот и создает для подрядчика риски получения претензий со стороны владельцев, официальных дилеров известных брендов и антимонопольных органов, т.к. информация о процедурах закупки при строительстве объектов содержится в открытых источниках (в т.ч. в сети Интернет) и доступна правообладателям.

Размер финансовых потерь из-за нарушения исключительного права может быть весьма значительным. Последствия использования контрафакта определены в п. 2, 3 ст. 29 Закона № 2181-XII.

Так, владелец (правообладатель по договору исключительной лицензии) вправе предъявить иск о защите своих исключительных прав и требовать прекращения незаконного использования товарного знака (обозначения), его удаления, а также изъятия из гражданского оборота и уничтожения контрафактных товаров. Принятие данных мер осуществляется за счет виновного лица.

По своему выбору вместо возмещения убытков правообладатель также может требовать выплаты компенсации за незаконное использование исключительного права на товарный знак в размере от 1 до 50 000 БВ. Размер компенсации определяется судом с учетом характера нарушения.

Следует отметить, что различные компании нередко предлагают товары, которые копируют известные торговые бренды без согласия (разрешения) правообладателей и выдаются за оригинальную продукцию.

Поэтому основной рекомендацией подрядчикам, которые используют в процессе строительства материалы и оборудование поставщиков товара под их товарным знаком, будет получение у них документов, подтверждающих наличие лицензионного соглашения с правообладателем. При поставке товаров из-за границы необходимо проверить наличие действительной регистрации права на товарный знак в Республике Беларусь, странах-импортерах (участницах ЕАЭС), установить правообладателя и получить его разрешение на ввоз товара.

Вместе с тем в настоящее время белорусское законодательство предусматривает случаи, когда использование без согласия (разрешения) правообладателей объектов интеллектуальной собственности не признается нарушением исключительных прав на эти объекты.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона от 03.01.2023 № 241-З «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности» до 31.12.2024 включительно допускаются ввоз на территорию Республики Беларусь и введение в гражданский оборот товаров без согласия правообладателей из иностранных государств, в т.ч. совершающих недружественные действия, если такие товары включены в перечни товаров (групп товаров), являющихся существенно важными для внутреннего рынка. Порядок формирования и ведения таких перечней определяется Правительством.