Научно-практический комментарий к Закону «О товарных знаках и знаках обслуживания». Часть 3 (раздел I, ст. 2–3)
Читать «Научно-практический комментарий к Закону «О товарных знаках и знаках обслуживания». Часть 1»
Читать «Научно-практический комментарий к Закону «О товарных знаках и знаках обслуживания». Часть 2»
Читать «Научно-практический комментарий к Закону «О товарных знаках и знаках обслуживания». Часть 4»
Читать «Научно-практический комментарий к Закону «О товарных знаках и знаках обслуживания». Часть 5»
Читать «Научно-практический комментарий к Закону «О товарных знаках и знаках обслуживания». Часть 6»
Читать «Научно-практический комментарий к Закону «О товарных знаках и знаках обслуживания». Часть 7»
Читать «Научно-практический комментарий к Закону «О товарных знаках и знаках обслуживания». Часть 8»
Читать «Научно-практический комментарий к Закону «О товарных знаках и знаках обслуживания». Часть 9»
Читать «Научно-практический комментарий к Закону «О товарных знаках и знаках обслуживания». Часть 10»
Читать «Научно-практический комментарий к Закону «О товарных знаках и знаках обслуживания». Часть 11»
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 9 декабря 2016 г.
Товарный знак является средством индивидуализации товаров, работ и услуг участников рынка и эффективным инструментом их продвижения на рынке. При этом правовой институт правовой охраны средств индивидуализации является достаточно молодым и активно развивающимся институтом гражданского права, поэтому вопросы правовой охраны товарных знаков вызывают особый интерес как с практической, так и теоретической точек зрения.
В комментарии приводится системный анализ основных аспектов правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания.
В него включены вопросы истории возникновения и развития правового института охраны товарных знаков, основные положения современной правовой доктрины, относящиеся к правовой охране товарных знаков, анализ действующих правовых норм, правоприменительной практики, а также основных положений международных договоров, посвященных охране товарных знаков.
Правовое регулирование:
● Закон от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон);
● Гражданский кодекс (ст. 1017–1023) (далее – ГК);
● Положение о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утв. постановлением Совета Министров от 28.12.2009 № 1719 (далее – Положение о порядке регистрации товарного знака);
● Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Парижская конвенция);
● Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Мадридское соглашение);
● Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г. (далее – Протокол к Мадридскому соглашению);
● Международная классификация товаров и услуг, принята Ниццким соглашением о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, заключенным 15 июня 1957 г. (далее – МКТУ);
● постановление ГКНТ от 12.01.2010 № 2 «О свидетельстве на товарный знак» (далее – Постановление № 2).
Статья 2. Правовая охрана товарного знака
1. Пункт 1 ст. 2 Закона определяет основания для предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Республики Беларусь. Эта норма является развитием положений ст. 981 ГК, согласно которой правовая охрана объектов интеллектуальной собственности возникает в силу факта их создания либо вследствие предоставления правовой охраны уполномоченным госорганом в случаях и в порядке, предусмотренных ГК и иными законодательными актами.
В отношении товарных знаков законодательством Республики Беларусь закреплен регистрационный принцип предоставления правовой охраны. Согласно ст. 1018 ГК правовая охрана товарного знака на территории Республики Беларусь осуществляется на основании его регистрации в патентном органе в порядке, установленном законодательством о товарных знаках и знаках обслуживания, или в силу международных договоров Республики Беларусь. Комментируемая норма Закона повторяет приведенную норму ГК.
Регистрационный принцип охраны также означает, что охрана товарному знаку предоставляется в случае его соответствия определенным критериям охраноспособности, что подтверждается при его регистрации и удостоверяется выдаваемым от имени государства свидетельством на товарный знак.
2. С точки зрения теории гражданского права регистрация товарного знака является юридическим фактом – основанием для возникновения объекта правовой охраны, а также для возникновения у владельца товарного знака исключительного права на знак.
3. Законодательство о правовой охране товарных знаков в большинстве стран мира основывается на регистрационном принципе охраны. Охрана предоставляется специально уполномоченным госорганом, в качестве которого выступает патентное ведомство, осуществляющее выдачу охранных документов в отношении всех объектов промышленной собственности, включая товарные знаки. В некоторых государствах регистрацию осуществляют специализированные ведомства, занимающиеся только товарными знаками.
Следует отметить, что отдельные страны наряду с регистрационным принципом допускают предоставление охраны товарным знакам в силу факта их использования в экономическом обороте. В этом случае основанием для приобретения исключительного права на товарный знак является факт введения его в гражданский оборот ранее иных субъектов (принцип преждепользования). Наряду с предоставлением охраны в силу фактического использования допускается и регистрация знака в патентном органе, однако она не имеет правоустанавливающего значения; ее правовой смысл состоит в оповещении третьих лиц об использовании знака и наличии на него исключительного права1. При этом можно говорить о тенденции постепенного перехода стран, приверженных системе охраны товарных знаков на основании их фактического применения, к регистрационной системе. Приверженность подавляющего большинства государств мира регистрационной системе объясняется рядом преимуществ, которые регистрационная система имеет перед системой преждепользования. Регистрация является актом, фиксирующим объект правовой охраны и перечень товаров, для обозначения которых зарегистрирован знак, что принципиально важно в случае возникновения спора, связанного с использованием товарного знака. Владелец зарегистрированного товарного знака освобождается от необходимости доказывания своих прав на знак, в то время как при системе преждепользования это бремя ложится на истца. Кроме того, регистрация является средством оповещения (информирования) как потребителей, так и конкурирующих производителей об установлении в отношении товарного знака исключительного права. Такое оповещение осуществляется через публикацию в официальном бюллетене патентного ведомства и имеет значение для предупреждения возможных правонарушений, служит гарантией защиты прав владельца товарного знака и интересов потребителей.
Регистрационная система охраны товарных знаков в большей степени согласуется с существующей международной системой охраны товарных знаков, поскольку именно подача заявки на регистрацию товарного знака позволяет заявителю пользоваться правом конвенционного приоритета в силу положений ст. 4 Парижской конвенции. Кроме того, для стран, применявших ранее только положения Мадридского соглашения, регистрация товарного знака в стране происхождения являлась обязательным условием его международной регистрации.
4. Закон возлагает полномочия по регистрации товарных знаков в Республике Беларусь на госучреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности». Положение о Национальном центре интеллектуальной собственности утверждено постановлением Совета Министров от 31.05.2004 № 641. В соответствии с Положением Национальный центр интеллектуальной собственности обеспечивает охрану прав на объекты интеллектуальной собственности, осуществляет определенные законодательством функции патентного органа. Структурно Национальный центр интеллектуальной собственности подчиняется ГКНТ.
В числе основных задач Национального центра интеллектуальной собственности названо обеспечение охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. Для этого НЦИС принимает к рассмотрению заявки на выдачу охранных документов, в т.ч. в отношении товарных знаков, проводит экспертизу этих заявок, осуществляет госрегистрацию, выдает охранные документы, в установленном порядке признает их недействительными, ведет соответствующие государственные реестры.
Поскольку НЦИС имеет статус госучреждения, его деятельность согласно ст. 48 ГК осуществляется на основании устава. Действующая редакция Устава госучреждения «Национальный центр интеллектуальной собственности» утверждена приказом ГКНТ от 19.08.2013 г. и зарегистрирован в ЕГР за рег. № 190310695.
5. Указание на возможность предоставления охраны товарному знаку в Республике Беларусь в силу международных договоров Республики Беларусь означает, что охрана товарным знакам на территории Республики Беларусь может предоставляться, минуя определенную Законом процедуру регистрации. Таким случаем является предоставление правовой охраны товарным знакам, получившим международную регистрацию в соответствии с положениями Мадридского соглашения и Протокола к Мадридскому соглашению. Об основных положениях этих международных договоров см. комментарий к ст. 31 Закона; о процедурах международной регистрации товарных знаков см. комментарий к ст. 16 Закона.
Отдельные исследователи высказывают мнение о том, что к случаям предоставления правовой охраны товарным знакам в силу международных договоров также относится норма ст. 6-bis Парижской конвенции, посвященная общеизвестным товарным знакам2. Однако это утверждение требует уточнения в связи с тем, что сама Парижская конвенция не предусматривает автоматической охраны товарного знака, признанного общеизвестным в стране происхождения, в других странах – участниках Парижской конвенции. Как отмечает автор доктринального комментария к тексту Парижской конвенции Г. Боденхаузен, «цель указанной нормы конвенции состоит в том, чтобы избежать регистрации и использования товарного знака, способного вызвать смешение с другим знаком, общеизвестным в стране, где производится регистрация или используется знак, даже если этот общеизвестный знак не охраняется или еще не охраняется в этой стране в силу регистрации, которая могла бы правомерно воспрепятствовать регистрации или использованию спорного знака»3. Поэтому можно говорить о том, что в силу нормы ст. 6-bis Парижской конвенции общеизвестные товарные знаки получают ограниченную охрану, которая выражается в праве их владельцев не допускать регистрации и запрещать использование товарных знаков, способных вызвать смешение с общеизвестным товарным знаком.
6. Норма п. 2 ст. 2 Закона определяет круг лиц, которые могут становиться владельцами товарных знаков. Это организации и физлица.
Товарный знак может быть зарегистрирован на имя организации. Термин «организация» в Законе не определен. В то же время представляется очевидным, что понятие «организация» не тождественно понятию «юридическое лицо» в том виде, как оно определено в ст. 44 ГК. Можно предположить, что термин «организация» использован законодателем для того, чтобы предоставить возможность регистрации товарных знаков иностранными организациями, не признаваемыми юрлицами по законодательству Республики Беларусь. Согласно норме ст. 1110 ГК гражданская правоспособность иностранных организаций, не являющихся юрлицами по иностранному праву, определяется по праву страны, где организация учреждена.
В соответствии со ст. 30 Закона иностранные организации пользуются правами, предусмотренными Законом, иными актами законодательства Республики Беларусь в области охраны товарных знаков, если иное не определено Конституцией, иными актами законодательства и международными договорами Республики Беларусь.
Товарный знак может быть зарегистрирован на имя как коммерческих, так и некоммерческих организаций. Право быть владельцем товарного знака не зависит от специальной правоспособности юрлица, в т.ч. от наличия специальных разрешений (лицензий) на право осуществления определенных видов деятельности, к которым может относиться регистрируемый знак. В то же время отсутствие у организации права осуществлять деятельность, с которой ассоциируется заявляемое на регистрацию обозначение, может стать основанием для отказа в регистрации на основании подп. 5.1 п. 5 ст. 4 Закона в связи с тем, что заявляемое обозначение является ложным.
Товарный знак может быть зарегистрирован на имя физлица. Используемый в гражданском законодательстве Республики Беларусь термин «физическое лицо» является родовым и охватывает граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами, предусмотренными Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь в области охраны товарных знаков, если иное не определено Конституцией, иными актами законодательства и международными договорами Республики Беларусь (ст. 30 Закона); поэтому в качестве субъектов, имеющих право регистрации товарного знака, следует рассматривать физлиц независимо от их гражданства.
Законодательство Республики Беларусь не ограничивает круг субъектов, имеющих право на регистрацию товарного знака, только гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Права владельца товарного знака может приобрести любое физлицо, обладающее полной гражданской дееспособностью.
Особого внимания заслуживает вопрос о возможности государства выступать в качестве владельца товарных знаков. Высказывается мнение о том, что поскольку государство как субъект гражданского права участвует в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, оно может быть владельцем товарного знака4. Согласно норме ст. 124 ГК Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы участвуют в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных с иными участниками этих отношений – физическими и юридическими лицами, при этом к ним применяются нормы, определяющие участие в гражданских правоотношениях юрлиц, если иное не вытекает из законодательства или особенностей государства как субъекта гражданских правоотношений. Закон, определяя в качестве субъектов права на товарный знак физлицо и организацию, не содержит прямого запрета государству выступать в качестве владельца товарного знака, поэтому, распространяя на государство правила о юрлицах, можно говорить о том, что государство, от имени которого выступают госорганы или органы местного управления и самоуправления, также может быть владельцем товарных знаков.
7. Норма п. 3 ст. 2 Закона устанавливает, что право на товарный знак охраняется государством. Это означает, что государство обеспечивает исключительное право лица, на имя которого зарегистрирован товарный знак. При этом владелец товарного знака может прибегать к помощи государства для защиты своих прав и законных интересов, обращаясь в установленном порядке в судебные, административные и правоохранительные органы.
О содержании исключительного права на товарный знак см. комментарий к ст. 3 Закона.
8. Документом, удостоверяющим предоставление правовой охраны, является свидетельство на товарный знак. Свидетельство выдается на зарегистрированный товарный знак для подтверждения его охраны на территории Республики Беларусь.
На товарные знаки, охраняемые в Республике Беларусь на основании международной регистрации, осуществляемой в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом к Мадридскому соглашению, такие свидетельства не выдаются. Документом, подтверждающим правовую охрану товарного знака, в этом случае является сертификат о международной регистрации, выдаваемый Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Более подробно о процедуре регистрации товарных знаков в соответствии с Мадридским соглашением и Протоколом к нему см. комментарий к ст. 31 Закона.
9. Согласно норме п. 3 ст. 2 Закона свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, и содержит изображение товарного знака.
Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет. Аналогично объектам патентного права (изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, сортам растений) товарные знаки получают правовую охрану по принципу приоритета, означающего преимущественное право лица, первым заявившим свои притязания на определенный товарный знак, стать владельцем этого знака.
Приоритет – это дата, определяющая первенство заявителя и дающая ему преимущество в получении регистрации товарного знака перед другими лицами, заявившими аналогичное обозначение на регистрацию позднее. Дата приоритета, указываемая в свидетельстве на товарный знак, определяется в ходе проведения экспертизы заявки на регистрацию товарного знака (п. 2 ст. 10 Закона). Указанная в выданном свидетельстве на товарный знак дата приоритета является юридическим фактом.
Об установлении приоритета и видах приоритета см. комментарий к ст. 7 Закона.
Свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца товарного знака. О содержании исключительного права на товарный знак см. комментарий к ст. 3 Закона. О содержании исключительного права на общеизвестный товарный знак см. комментарий к ст. 17-1 Закона.
10. Норма п. 3 ст. 2 Закона содержит существенную оговорку, определяющую сферу действия исключительного права на товарный знак: его действие ограничивается товарами5, указанными в свидетельстве на товарный знак. Это означает, что владелец товарного знака может применять товарный знак на определенных видах товаров (в отношении определенных видов работ и услуг), а также запрещать другим лицам использование обозначения, тождественного или сходного с этим товарным знаком до степени смешения, в отношении однородных товаров (работ, услуг).
Об особенностях в определении сферы действия исключительного права на общеизвестный товарный знак см. комментарий к ст. 17-1 Закона.
11. Норма п. 3 ст. 2 Закона, согласно которой свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право его владельца, должна толковаться системно с учетом предусмотренной ст. 23 Закона возможности предоставления владельцем товарного знака права на использование товарного знака другому лицу по лицензионному договору. Заключение договора исключительной лицензии согласно норме ст. 985 ГК влечет предоставление лицензиату на срок действия договора исключительного права использования объекта интеллектуальной собственности, однако при этом свидетельство на товарный знак остается у владельца знака.
12. Свидетельство на товарный знак содержит изображение знака. Наличие в свидетельстве изображения знака необходимо для идентификации объекта правовой охраны, а также для установления факта использования товарного знака, факта нарушения исключительного права на товарный знак. В случае возникновения спора, связанного с предполагаемым нарушением прав владельца товарного знака, приведенное в свидетельстве изображение будет сравниваться с обозначением, используемым другим лицом, в целях установления их возможного тождества или сходства до степени смешения.
13. Форма свидетельства на товарный знак утверждена Постановлением № 2. Согласно Постановлению № 2 свидетельство на товарный знак содержит следующие реквизиты:
● наименование свидетельства;
● номер регистрации товарного знака, который является также номером свидетельства;
● основание выдачи свидетельства в виде ссылки на Закон;
● сведения о владельце товарного знака (наименование либо фамилия, собственное имя и отчество (при наличии)), а также код страны места нахождения либо места жительства в соответствии со стандартом Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) ST.36;
● номер заявки на регистрацию товарного знака;
● дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;
● дату приоритета товарного знака;
● дату регистрации товарного знака;
● дату истечения срока действия регистрации товарного знака;
● подпись руководителя Национального центра интеллектуальной собственности либо факсимильное воспроизведение его подписи с помощью средств механического копирования с указанием его должности, фамилии и инициалов;
● голографический знак с изображением Государственного герба и надписи «Нацыянальны цэнтр iнтэлектуальнай уласнасцi»;
● изображение товарного знака, размещаемое на отдельном листе, являющемся неотъемлемой частью свидетельства, а также указание цвета или цветового сочетания, в котором зарегистрирован товарный знак (если товарный знак зарегистрирован в цвете или цветовом сочетании, отличном от черно-белого), или указание на то, что товарный знак является объемным (если в качестве товарного знака зарегистрировано объемное обозначение);
● перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак, размещаемый на отдельном листе, являющемся неотъемлемой частью свидетельства;
● сведения о лицах, имеющих право на использование коллективного знака, если свидетельство выдано на коллективный знак (наименование либо фамилия, собственное имя и отчество (при наличии), а также код страны места нахождения либо места жительства в соответствии со стандартом ВОИС ST.3), размещаемые на отдельном листе, являющемся неотъемлемой частью свидетельства.
Статья 3. Исключительное право на товарный знак
1. Статья 2 Закона устанавливает, что владельцу товарного знака принадлежит исключительное право на товарный знак, а также определяет содержание этого права.
2. Право владельца товарного знака определяется как исключительное.
Исключительные права являются самостоятельным видом гражданских прав наряду с правами вещными, обязательственными и личными неимущественными. Для понимания их особой природы необходимо обратиться к истории становления и развития доктринальных положений об исключительных правах.
Доктрина исключительного права формировалась на протяжении последних 200 лет. Исторически первыми правовыми институтами, в рамках которых зародилась конструкция исключительного права, стали авторское и патентное право. Институт правовой охраны средств индивидуализации, формировавшийся позднее, воспринял конструкцию исключительного права, разработанную в отношении объектов авторского и патентного права, адаптировав ее для охраны товарных знаков и фирменных наименований.
В отличие от большинства других институтов гражданского права, получивших детальное развитие в римском праве, институты авторского и патентного права возникли только в эпоху Возрождения, и в своем развитии проходили одни и те же этапы, начиная с системы привилегий, которая затем трансформировалась в национальные законодательные акты, предусматривающие охрану результатов художественного и технического творчества, в последующем дополненные международными соглашениями, устанавливающими принципы охраны за пределами юрисдикции отдельного государства7. Эти правовые институты развивались независимо друг от друга и не образовывали единой системы. Тем не менее юридические конструкции, применяемые при законодательном закреплении прав в отношении различных объектов – произведений, изобретений, промышленных образцов, а позднее – и товарных знаков, имели ряд общих черт. Во-первых, основой для предоставления правовой охраны признавалось создание результата творчества, которое имело определенную ценность и в связи с этим требовало предоставления в отношении его особых прав. Во-вторых, предоставление в отношении результатов творчества особых прав с самого начала не укладывалось в «прокрустово ложе» классической конструкции права собственности. Это выражалось в том, что предоставляемая охрана имела ограниченный характер, поскольку действовала в пределах определенной территории и установленных сроков, а содержание предоставляемого права требовало специального определения в законе. В-третьих, предоставление специальных прав в отношении результатов творчества всегда было результатом компромисса между интересами создателя или лица, использующего этот результат, и интересами общества в целом, что выражалось в законодательном закреплении допускаемых случаев свободного использования охраняемых объектов.
Появление первых законодательных актов об авторском праве и первых патентных законов поставило перед цивилистами задачу определить природу прав в отношении произведений и технических новшеств, а также их место в общей системе права. Правоведам необходимо было дать теоретическое обоснование особого характера этих прав, поскольку единственная существовавшая в то время юридическая конструкция присвоения материальных благ – право собственности – оказывалась неприменимой в отношении результатов творчества, имевших идеальный, а не материальный характер. Составляющее содержание права собственности правомочие владения не могло воспрепятствовать несанкционированному использованию произведения или изобретения другими лицами, т.к. нематериальный характер этих объектов позволял их одновременное использование многими, при этом изготовление копии произведения или практическая реализация изобретения в устройстве, осуществленные другим лицом, не давали оснований для виндикации в отношении созданных без согласия правообладателя материальных объектов. Отсутствие какого-либо опыта и необычный характер предмета правового регулирования вызвали к жизни большое количество теорий.
Исторически первой была теория авторского и патентного права как права собственности. Развитие авторского и патентного права в странах континентальной Европы связано с именами деятелей Великой французской революции. В основе представлений юристов того времени о правах автора и изобретателя лежала теория естественного права, в соответствии с которой все люди обладают данными им от рождения прирожденными правами, поэтому авторское право или право изобретателя в их понимании – это не привилегия, дарованная королем, а индивидуальное исключительное право, вытекающее из личности, являющееся продолжением личности и юридически связанное с личностью творца8. Основываясь на учениях философов XVIII в., в первую очередь Ж.Ж. Руссо, о том, что только труд во всех его проявлениях, в т.ч. труд творческий, может порождать собственность. Известный адвокат и общественный деятель Ле Шапелье в докладе Учредительному собранию при принятии первого из декретов об авторском праве провозгласил право собственности на произведения, являющиеся результатом творчества автора, «наиболее священной и самой личной из всех видов собственности»9. Как следствие, французские юристы к XVIII началу XIX в. уравнивали авторское и патентное право с правом собственности. Традиция называть права в отношении результатов творчества собственностью сохранилась и до настоящего времени, многие национальные законы и международные соглашения оперируют термином «интеллектуальная собственность», который после учреждения ВОИС стал общеупотребимым.
Тем не менее многие европейские юристы XIX начала XX в. воспринимали словосочетания «литературная собственность» и «промышленная собственность» буквально. Одной из причин появления проприетарной конструкции авторского и патентного права стало то, что в то время авторское право, также как и патентное право, понималось как право извлекать выгоду от использования результатов творчества, т.е. право сугубо имущественное. Поэтому старейшая теория авторского права считает его в чистом виде правом имущественным, правом собственности на произведение. Представитель этой теории немецкий юрист Р. Иеринг писал: «Переносить понятие о праве на материальный предмет также и в область прав на нематериальные объекты не значит предъявлять чрезмерные требования к юридическому мышлению. Тот, чьи представления не позволяют справиться с этим, должен перестать быть юристом – юридическому мышлению пора освободиться от тисков телесности»10.
Известный российский правовед А.А. Пиленко в свое время так охарактеризовал проприетарную теорию: «столь нашумевшая доктрина промышленной собственности: теория, возникновение которой объясняется случайными условиями места и времени, а продолжающееся до сих пор влияние – отсталостью современной французской теоретической юриспруденции; теория, надолго задержавшая научно-самостоятельную разработку патентного права и давшая повод ко многим вредным преувеличениям практиков»11.
Однако эта теория оставила свой след. В современном законодательстве большинства стран мира институты гражданского права, регулирующие отношения, связанные с изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, нераскрытой информацией и средствами индивидуализации участников гражданского оборота, называются обобщающим термином «право промышленной собственности», и Республика Беларусь в этом отношении не является исключением.
Специалист в области права интеллектуальной собственности профессор И.А. Зенин указывает на то, что для возникновения проприетарной концепции имелся целый комплекс предпосылок: историческая (первые законодательные акты в области авторского и патентного права оперировали категорией «собственность»); технологическая (массовое воспроизводство идеальных плодов умственного труда приводило к распространению на них представлений о продуктах производства); экономическая (широкое вовлечение исключительных прав на идеальные продукты умственного труда в сферу товарно-денежных отношений, рост их коммерческой ценности сформировали представление о «купле-продаже» прав); психологическая (сформировавшееся в течение 100-летий психологическое восприятие права собственности как права священного и неприкосновенного способствовало выработке стремления творческой интеллигенции иметь на свои произведения права аналогичного характера); юридическая (исключительные права, как и вещные права, являются абсолютными, а их обладатель, как и обладатель вещного права, может совершать в отношении объекта своего права все не запрещенные законом действия с одновременным запрещением всем третьим лицам совершать указанные действия без согласия правообладателя); юридико-техническая (удобство обозначения несколькими словами большого числа результатов интеллектуальной деятельности)12.
Однако теория права собственности не могла ответить на все вопросы, а также не могла учесть особую нематериальную природу объекта присвоения. Поэтому развитие юридической мысли приводило к появлению новых теорий, таких как теория нематериальных ценностей Д. Келлера, теория личного права О. Гирке, договорная теория Элдона, деликтная теория Д. Джолли, рентная теория А. Шаффле и др.
Основным недостатком многочисленных теорий как проприетарных, так и тех, чьи разработчики не желали рассматривать авторское и патентное право как право собственности (теория авторского права как личного права, теория авторского права как дарованной государством привилегии, теория авторского и патентного права как результат договора между автором и обществом, теория оккупации, рентная теория, деликтная теория и другие подобные теории), являлось то, что их создатели пытались отнести авторское и патентное право к одной из ранее существовавших категорий гражданских прав. Как отмечал в своем исследовании известный российский правовед И.Г. Табашников, «в этих попытках ярко выразилась склонность юристов следовать по пути, проложенному римским правом, и боязнь отступить от этого пути в сторону новых требований прогрессирующей правовой жизни»13. На этом фоне качественно новой стала выдвинутая бельгийским юристом Э. Пикаром теория интеллектуальных прав. Ставшее основой европейского права римское частное право выделяло 3 категории гражданских прав: личные, вещные и обязательственные. Э. Пикар предложил выделить исключительные права, которые он называл интеллектуальными правами (droits intellectuels), в самостоятельную категорию гражданских прав. Э. Пикар разработал общую классификацию юридических взаимосвязей, в соответствии с которой авторское право вместе с изобретениями, промышленными образцами, полезными моделями и товарными знаками причисляются к новой категории гражданских прав sui generis (права особого рода). Эта категория гражданских прав по мысли Пикара имеет самостоятельный характер, а интеллектуальные права (jura in re intellectuali) противопоставляются традиционной категории вещных прав (jura in re materiali). В свою очередь интеллектуальные права, по мысли Пикара, состоят из двух элементов: личного и имущественного, имеющего экономическую природу.
Эту теорию в последующем развивали немецкие юристы Коллер и Штоббе, которые исходили из необходимости существования в гражданском праве наряду с личными, вещными и обязательственными правами прав на нематериальные объекты в качестве самостоятельной категории.
Именно теория интеллектуальных прав Э. Пикара стала прообразом современной теории исключительного права. При этом термин «исключительное право» берет начало из теории частноправовой монополии, выдвинутой французским юристом Рогеном. Сущность авторского и патентного права он видел не только и не столько в возможности пользования объектом, сколько в возможности воспрепятствовать всякому другому присвоить этот объект. При этом под частноправовой монополией Роген понимал невозможность для других лиц пользоваться данным объектом, относя ее к категории абсолютных прав14.
Поясняя суть концепции исключительного права, современные исследователи указывают на то, что исходным является положение о необходимости разграничения субъективного права интеллектуальной собственности на два вида субъективных прав, в определенной степени существующих независимо друг от друга: личных неимущественных прав, неотделимых и неотчуждаемых от автора, и имущественных прав, отделимых от личности автора и обладающих возможностью выступать в качестве самостоятельного объекта торгового оборота; последняя категория и получила название исключительных прав15.
Значительный вклад в развитие теории исключительного права внес известный русский юрист Г.Ф. Шершеневич. Опираясь на исследования современных ему юристов, в первую очередь Рогена, он предложил отнести авторское и патентное право к категории исключительных прав, не умещающихся в узких рамках правовых институтов римского частного права. Г.Ф. Шершеневич писал: «Круг частных потребностей человека находит свое удовлетворение, с одной стороны, в непосредственном обладании вещами, с другой – в действиях других лиц. С юридической стороны, та и другая цель достигаются существованием вещного и обязательственного права, однако современные экономические условия вызывают новые отношения, новые интересы вне указанных обладания вещами и распоряжения действиями других лиц. Оказывается, что некоторые действия доставляют имущественную выгоду лицу, совершающему их, если от совершения таких же действий будут удерживаться другие лица. Поскольку цель юридической защиты клонится во всех этих случаях к предоставлению определенным лицам исключительной возможности совершения определенных действий, с запрещением всем прочим возможности подражания, то эти права следовало бы назвать исключительными»16. Определяя место исключительных прав в системе гражданского права, Г.Ф. Шершеневич видел его между вещным и обязательственным правом, т.к., с одной стороны, исключительные права находятся в соотношении с вещными – являются для их обладателей источником материальных благ, с другой стороны, исключительные права связаны с обязательственными правами, поскольку могут быть реализованы в рамках договорных отношений.
Давая характеристику исключительного права, Г.Ф. Шершеневич сравнивал его с вещным правом, отмечая, что «как вещное право является юридической возможностью пользования материальными вещами с устранением всех прочих от пользования теми же объектами, так и исключительное право предоставляет юридическую возможность совершения известного рода действий с устранением всех прочих от подражания»17. При этом основное различие между вещными и исключительными правами он видел именно в объекте и его неовеществленном характере.
Поясняя значение слова «исключительное», для характеристики данного вида гражданских прав (применительно к патентному праву), другой выдающийся российский цивилист А.А Пиленко говорил о том, что оно означает право обладателя привилегии исключительно, т.е. в отличие от всех остальных, использовать изобретение18.
Работы Г.Ф. Шершеневича и А.А. Пиленко оказали огромное влияние на развитие науки авторского и патентного права дореволюционной России, а также на развитие законодательства, которое обоснованно считалось передовым для своего времени.
Однако это наследие было практически полностью отвергнуто наукой советского гражданского права, представители которой придавали термину «исключительные права» совершенно иное значение, толкуя исключительность права преимущественно как неотделимость от личности автора, указывали на то, что признак исключительности ни в коей мере не означает, что принадлежащее автору право является каким-то монопольным правом, а сам термин подвергался критике за свой «сугубо буржуазный характер»19.
Отказ от социалистических догматов в экономике и признание прав на результаты интеллектуальной деятельности полноценным объектом гражданского оборота потребовали переоценки существующих в юридической науке теоретических представлений, а ранее отвергаемая теория исключительных прав с начала 1990 годов снова стала актуальной и активно обсуждаемой юристами постсоветских государств. При этом основные положения теории исключительного права, сформулированные в начале XX в. классиками российской цивилистики Г.Ф. Шершеневичем и А.А. Пиленко, не претерпели серьезных изменений. Однако развитие доктрины исключительных прав происходило уже на новом уровне, предопределенном усложнившейся системой объектов интеллектуальной собственности и отношений, связанных с их оборотом. Среди современных исследователей, в своих работах развивавших теоретические представления о правовой природе исключительного права, следует назвать ряд российских ученых – И.А. Близнеца, Э.П. Гаврилова, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина, А.П. Сергеева и др.
В юридической литературе и диссертациях последних лет предлагается достаточно много определений исключительного права, в каждом из которых неизменно указывается на абсолютный характер этого права и называются его объекты. В качестве наиболее универсального определения исключительного права можно привести следующее определение: исключительное право – это особая разновидность субъективного гражданского имущественного права абсолютного характера, представляющая собой легальную монополию для правообладателя осуществлять в отношении охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности или приравненных к ним средств индивидуализации комплекс правомочий в течение установленного законом срока и на определенной территории, обеспеченная возможностью применения к нарушителям особых мер защиты. При этом в структуре содержания исключительного права необходимо выделять 3 правомочия: обладание, использование, распоряжение»20.
Термин «исключительное право» широко используется в законодательстве об интеллектуальной собственности, которое, при этом, не содержит определения этого понятия. Основополагающей для отечественного законодательства является норма ст. 983 ГК, которая устанавливает, что обладателю имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации принадлежит исключительное право правомерного использования этого объекта интеллектуальной собственности по своему усмотрению в любой форме и любым способом. Поэтому для определения места исключительного права в системе гражданских прав необходимо определить его назначение и присущие исключительному праву признаки, отличающие его от иных гражданских прав.
Видный современный цивилист профессор В.А. Дозорцев определял задачу исключительных прав следующим образом. Во-первых, это необходимость обособления объекта исключительного права как условие его товарного оборота. Эта задача присуща только исключительному праву, поскольку для вещей как объектов права собственности, достаточно их природной ограниченности в пространстве. Во-вторых, это необходимость создания правового механизма для самого товарного оборота, соответствующего специфике объекта. Известна классическая формула, отображающая разницу в характере материальных и нематериальных объектов: «Если у тебя есть яблоко и у меня есть яблоко и мы обменялись, у каждого из нас будет по яблоку. А если у тебя есть идея и у меня есть идея и мы обменялись, у каждого из нас будет по две идеи»21. Таковой необходимостью, по мнению В.А. Дозорцева, является специфическое содержание права распоряжения объектом исключительного права, которое должно позволять передачу объекта для использования одновременно нескольким лицам22.
Однако простая констатация факта принадлежности права использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации определенному лицу сама по себе не решает поставленной задачи, поскольку не препятствует иным лицам использовать этот же объект. Следовательно, предоставление права одному субъекту должно дополняться запретом всем остальным лицам совершать действия, которые составляют содержание данного права. Это означает, что исключительное право должно иметь характер абсолютного права. Гражданские права признаются относительными или абсолютными в зависимости от того, возлагается ли обязанность по их соблюдению на определенных субъектов или на неопределенную группу лиц.
Представление об абсолютном характере исключительного права было сформулировано еще в работах Г.Ф. Шершеневича, который указывал на то, что по отношению к обладателю исключительного права пассивными субъектами являются все лица, подчиненные одной и той же политической власти, а нарушителем исключительного права может быть каждый, позволивший себе подобные же действия23. Эту идею в последующем развивал В.А. Дозорцев, указывая, что рыночное обращение результата интеллектуальной деятельности невозможно без закрепления на него монополии (абсолютного права)24.
Более детальная характеристика исключительного права как права абсолютного состоит в следующем:
● исключительному праву должна соответствовать обязанность всех третьих лиц воздерживаться от действий, составляющих содержание этого права;
● обязанными перед обладателем исключительного права должны выступать все третьи лица;
● обязанность третьих лиц должна возникать в силу закона и иметь характер запрета на совершение определенных положительных действий, образующих содержание исключительного права;
● нарушение запрета на осуществление этих действий должно представлять собой не нарушение обязательства, а деликт;
● иск в защиту исключительного права может быть предъявлен в отношении любого лица, нарушающего право.
Сторонники проприетарных теорий авторского права именно в абсолютном характере видели его схожесть с правом собственности, которое также имеет абсолютный характер. Привлекательность конструкции права собственности для юристов была вызвана тем, что это право является наиболее ярким вариантом абсолютного права. Как отмечают исследователи, анализирующие различные концепции права интеллектуальной собственности, исключительное право, а также право собственности:
● схожи в экономической сущности (призваны, главным образом, юридически обеспечить процесс монопольной экономической эксплуатации объекта права);
● схожи в юридической сущности (оба права являются абсолютными);
● схожи в структурном построении (оба права имеют позитивное правомочие – на действие с объектом права и на распоряжение правом, а также негативное правомочие требования от обязанных в рамках абсолютного правоотношения лиц надлежащего исполнения их обязанности)25.
Однако большинство современных исследователей аргументировано доказывают принципиальное различие между правом собственности и исключительным правом. Можно согласиться с мнением В.А. Дозорцева о том, что это различие можно провести сразу по нескольким основаниям:
● предметом исключительного права являются нематериальные объекты, в связи с чем возможно параллельное владение и пользование этим объектом неограниченным кругом лиц; предметом права собственности являются вещи, поэтому круг лиц, осуществляющих владение и пользование вещью ограничен;
● приобретение исключительного права возможно в силу создания объекта, на основании закона или по сделке; право собственности может быть приобретено и по другим основаниям, неприменимым к нематериальным объектам, – оккупация, приобретение по давности владения и т.п.;
● исключительное право представляет собой сугубо юридические отношения, поэтому оно изначально ограничено территорией действия закона, на основании которого оно возникло; право собственности включает как юридические, так и фактические отношения субъекта и объекта права, поэтому право собственности не знает границ;
● исключительное право действует определенный законом период времени, по истечении которого прекращается; право собственности существует столько времени, сколько существует сама вещь26.
Наиболее точно, по мнению автора, различия прав вещных и прав исключительных сформулированы в диссертации российского исследователя А.С. Аникина. Автор указывает на то, что эти права имеют отличия, обусловленные природой их объектов:
● различны основания и способы установления данных прав, срок их существования, территория действия, способы защиты;
● данные права опосредуют различные поведенческие возможности их субъектов относительно объекта права;
● имеются различия в юридической технике, используемой при нормативном закреплении сравниваемых правовых конструкций;
● есть отличия в обязательственно-правовых институтах, опосредующих динамику отношений по поводу объектов этих прав;
● исключительное право имеет больше, нежели право собственности, ограничений в осуществлении, обусловленных общественными интересами27.
Поэтому, как правильно отмечают многие юристы, объем различий переходит ту грань, до которой можно говорить о внутреннем своеобразии некоторого явления в рамках более широкой категории, т.е. говорить об исключительном праве как о «собственности особого рода»28. Следовательно, исключительные права являются самостоятельным видом гражданских прав, отличных от права собственности и иных вещных прав.
Являясь самостоятельным видом гражданских прав, исключительные права носят имущественный характер. Согласно норме ст. 982 ГК авторам результатов интеллектуальной деятельности принадлежат в отношении этих результатов личные неимущественные и имущественные права.
Помимо указания на абсолютный и имущественный характер исключительного права, необходимо отметить и такие его признаки как временный и территориальный характер, а также обратить внимание на особенности его гражданско-правовой защиты.
Временный характер исключительного права выражается в том, что его существование ограничено определенным установленным законом сроком. Исключительное право на товарный знак действует, пока поддерживается в силе его регистрация. Несмотря на то, что владелец товарного знака может продлевать 10-летний период действия регистрации неограниченное число раз, действие исключительного права на товарный знак также ограничено во времени.
Территориальный характер исключительного права выражается в том, что оно возникает и изначально существует в рамках определенной юрисдикции. При этом объект исключительного права, в отличие от традиционного объекта гражданского права – вещи, не имеет жесткой привязанности к определенному пространству; один и тот же объект может одновременно существовать на различных территориях, при этом варианты его охраны и объем признаваемых прав в различных юрисдикциях могут существенно отличаться, что невозможно в отношении вещи.
Исключительные права являются правами гражданскими и для их защиты могут применяться все те формы и способы защиты, которые предусмотрены ст. 11 ГК. Однако нематериальный характер объектов исключительных прав не позволяет использовать некоторые из форм защиты, которые применяются в отношении защиты вещных прав; такой распространенный способ защиты права собственности как виндикация не может применяться для защиты исключительных прав, объект исключительных прав невозможно истребовать из чужого незаконного владения, можно лишь запретить такое использование. В то же время в отношении исключительных прав законодатель предусматривает дополнительные способы защиты. Статья 989 ГК предусматривает, что защита исключительных прав может осуществляться также путем:
● изъятия материальных объектов, с помощью которых нарушены исключительные права, и материальных объектов, созданных в результате такого нарушения;
● обязательной публикации о допущенном нарушении с включением в него сведений о том, кому принадлежит нарушенное право;
● иными способами, предусмотренными законом.
Специальные способы защиты исключительного права на товарный знак предусмотрены в комментируемом Законе.
Не менее существенно и то, что абсолютный характер исключительного права предполагает возможность его защиты против любого лица, нарушающего это право независимо от того, допустил ли он нарушение виновно или невиновно; по крайней мере, такие средства защиты как пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, должны действовать против любого лица независимо от его вины.
Резюмируя сказанное, исключительное право можно определить как самостоятельный вид гражданских прав имущественного характера, которое дает возможность его обладателю осуществлять использование охраняемого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в любой форме и любым способом в соответствии с содержанием этого права с одновременным запретом, действующим в отношении всех остальных лиц, осуществлять аналогичные действия.
3. Содержание исключительного права на товарный знак определено в ст. 1019 ГК как исключительное право владельца товарного знака использовать товарный знак и распоряжаться этим исключительным правом, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам. Никто не может использовать охраняемый на территории Республики Беларусь товарный знак без разрешения его владельца.
Нормы п. 1 и 2 ст. 3 Закона по смыслу повторяют ст. 1019 ГК. Тем самым Закон определяет содержание субъективного права на товарный знак в традиционной для мировой практики позитивно-негативной форме (использовать самому, запрещать или разрешать другим лицам).
Соотношение указанных сторон исключительного права (позитивной и негативной) в юридической литературе оценивается по-разному. Так, В.И. Еременко полагает, что в исключительном праве превалирует запретительная (негативная) функция29. А.П. Рабец указывает на то, что в настоящее время негативная и позитивная функции исключительного права имеют одинаково важное значение30. Второе мнение представляется более справедливым, поскольку назначение запретительной функции как раз и состоит в том, чтобы обеспечить осуществление позитивной составляющей исключительного права на товарный знак, выражающейся в возможности владельца товарного знака беспрепятственно пользоваться и распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
За владельцем товарного знака признается исключительное право использовать знак. При этом в Законе дается специальное определение понятия «использование товарного знака». Согласно ст. 20 Закона использование товарного знака для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, осуществляется путем применения товарного знака на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию Республики Беларусь в целях введения в гражданский оборот, а также на этикетках, упаковках таких товаров, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, применения товарного знака при выполнении работ и/или оказании услуг, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь, в сети Интернет (в т.ч. в доменном имени и при иных способах адресации).
Особенностью содержания исключительного права на товарный знак является то, что оно изначально ограничивается сферой применения товарного знака – товарный знак действует в отношении тех видов товаров и услуг, которые определены при его регистрации и указаны в свидетельстве на товарный знак. Исключительное право на товарный знак, признанный общеизвестным в Республике Беларусь, имеет более широкое содержание (см. комментарий к ст. 17-1 Закона).
4. Согласно норме ч. 2 п. 1 комментируемой статьи исключительное право на товарный знак возникает с даты регистрации товарного знака. Исходя из нормы п. 1 ст. 12 Закона таковой должна считаться дата регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь.
Данная норма, определяющая момент возникновения исключительного права на товарный знак, введена Законом от 05.01.2016 № 352-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания». До этого практика исходила из того, что действие исключительного права начинается с даты публикации сведений о регистрации знака в официальном бюллетене патентного органа. Согласно ст. 15 Закона такая публикация осуществляется в течение 2 мес. после даты регистрации товарного знака в государственном реестре, в связи с чем между моментом регистрации знака и публикацией сведений о ней проходил определенный срок, в течение которого владелец зарегистрированного знака ранее не мог пользоваться своим исключительным правом.
Решение законодателя определить момент возникновения исключительного права датой регистрации обусловлено желанием предоставить возможность владельцу вновь зарегистрированного товарного знака распоряжаться исключительным правом на товарный знак еще до момента публикации сведений о регистрации в официальном издании патентного органа. Поскольку Закон не устанавливает иное, с даты регистрации за владельцем товарного знака также должна признаваться и возможность защищать исключительное право на знак. Интересы третьих лиц, которые могли использовать обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с вновь зарегистрированным товарным знаком, учитываются введением в Закон новой нормы ст. 9-1, предусматривающей Интернет-публикацию сведений о заявке на регистрацию товарного знака, прошедшей предварительную экспертизу и принятой патентным органом к рассмотрению.
5. Пункт 2 комментируемой статьи, согласно которому никто не может использовать охраняемый на территории Республики Беларусь товарный знак без разрешения его владельца, повторяет норму ч. 2 п. 1 ст. 983 ГК, согласно которой использование другими лицами объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых их правообладателю принадлежит исключительное право, допускается только с согласия правообладателя.
Разрешение владельца на использование товарного знака оформляется сделкой, предметом которой является предоставление права использования товарного знака. К числу таких сделок относятся лицензионный договор и договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), а также смешанные договоры (п. 2 ст. 391 ГК), содержащие в качестве элемента лицензионный договор. О лицензионном договоре и договоре франчайзинга см. комментарий к ст. 23 Закона.
Право пользоваться охраняемым товарным знаком также получает арендатор предприятия как имущественного комплекса (ст. 627 ГК).
6. Пункт 3 ст. 3 Закона определяет содержание действий, признаваемых нарушением исключительного права на товарный знак. Таковыми считаются осуществленные без согласия владельца товарного знака действия, признаваемые в соответствии с п. 1 ст. 20 Закона использованием товарного знака, в отношении однородных товаров (или любых товаров, если речь идет об общеизвестном товарном знаке).
О понятии «использование товарного знака» и о действиях, признаваемых таким использованием см. комментарий к п. 1 и 2 ст. 20 Закона.
Законодатель, определяя понятие «нарушение исключительного права на товарный знак», говорит об использовании товарного знака без разрешения его владельца. Такое разрешение оформляется договором, предметом которого выступает предоставление права использования товарного знака.
Условием признания действий по использованию товарного знака нарушением исключительного права его владельца является то, что такие действия осуществляются в отношении товаров (работ, услуг), однородных с товарами (работами, услугами), для которых данный знак зарегистрирован. О понятии «однородные товары» см. п. 5 комментария к ст. 5 Закона.
В ст. 3 Закона отражена особенность правового режима товарного знака, признанного общеизвестным в Республике Беларусь. Нарушением исключительного права на такой знак будет признаваться его использование без разрешения владельца в отношении любых товаров (работ, услуг) как однородных с теми, в отношении которых зарегистрирован такой знак, так и неоднородных.
7. Наиболее распространенным нарушением исключительного права владельца товарного знака является изготовление и последующее введение в гражданский оборот товаров с незаконным использованием товарного знака.
Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно применены товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, согласно норме п. 2 ст. 29 Закона признаются контрафактными.
Возможно несанкционированное применение товарного знака, не связанное с размещением товарного знака на товаре (упаковке товара). В первую очередь это относится к случаям нарушения прав владельца знака обслуживания, в которых несанкционированное применение товарного знака выражается в его использовании в рекламе соответствующих работ и услуг, на вывесках и указателях, в оформлении помещений, в которых выполняются соответствующие работы или оказываются услуги, на одежде персонала, в документации, используемой при оформлении работ или оказании услуг и т.п. К случаям несанкционированного применения товарного знака также следует относить использование товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот.
Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированный ввоз товарного знака или товара, обозначенного этим знаком. Под ввозом товара следует понимать его перемещение на территорию Республики Беларусь. Такие действия будут считаться нарушением исключительного права владельца товарного знака при условии, что товарный знак охраняется в Республике Беларусь. При этом судебная практика рассматривает в качестве действий, составляющих несанкционированный ввоз, не только фактическое перемещение товара на территорию Беларуси, но также юридически значимые действия, обеспечивающие такой ввоз.
Пример 1.
Решением судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда от 06.11.2013 г. были удовлетворены исковые требования чешской компании «X» к белорусскому ООО «Г» о запрете ввоза на территорию Республики Беларусь товаров – пива Krusovice Imperial в стеклянных бутылках и пива Krusovice CerNe в жестяных банках, обозначенных товарным знаком KRUSOVICE. Судебная коллегия пришла к выводу, что ввоз ответчиком на территорию Республики Беларусь с территории Литовской Республики товара, маркированного товарным знаком KRUSOVICE, без согласия истца как владельца этого товарного знака, является нарушением его исключительного права на товарный знак KRUSOVICE. При этом довод представителя ответчика о том, что ООО «Г» не ввозило на территорию Республики Беларусь вышеуказанный товар, а ввоз осуществлялся литовской компанией-поставщиком, судебная коллегия оценила как несостоятельный, поскольку таможенная декларация на данный товар оформлялась и подавалась ответчиком – ООО «Г», он же являлся получателем товара и лицом, ответственным за финансовое урегулирование, соответственно, им было осуществлено введение в гражданский оборот товара (пива) путем ввоза на территорию Республику Беларусь по указанной таможенной декларации31.
Следует обратить внимание на то, что Закон не содержит оговорки о том, что ввоз товара является нарушением исключительного права только в том случае, если он осуществляется в целях распространения или иного коммерческого использования.
К действиям, нарушающим исключительное право на товарный знак, относятся не только изготовление товара с незаконным использованием чужого товарного знака и его реализация, но также предложение такого товара к продаже. Под предложением к продаже следует понимать оферту, в которой достаточно определенно выражено намерение лица, ее сделавшего, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет эта оферта принята. Как отмечал А.А. Пиленко, «оферта несомненно наказуема, если она касается уже изготовленного продукта; оферта вероятно наказуема, если она касается продукта, имеющего быть изготовленным или ввезенным в страну. Всякое выставление на продажу (на выставке, в магазине и т.д.) несомненно наказуемо»32.
Пример 2.
Решение судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда от 24.07.2002 г., которым были удовлетворены исковые требования ЗАО «М» к ИП З. о взыскании штрафа в размере стоимости товара, незаконно маркированного товарным знаком ЗАО «М». В заявлении суду истец указал, что на территории вещевого рынка в г. Минске ИП З. предлагала к продаже 46 изделий женского белья, не являющихся продукцией предприятия, с навесными и вшивными внутренними ярлыками с изображением комбинированного товарного знака «MILAVITSA». По мнению суда, предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является элементом введения товара в гражданский оборот и представляет собой самостоятельное нарушение исключительного права владельца товарного знака33.
Под иным введением в гражданский оборот следует понимать все иные сделки, следствием которых становится передача товара третьим лицам. В свое время, раскрывая содержание исключительного права в отношении изобретений, А.А. Пиленко указывал на то, что «распространение» значительно шире продажи; «под распространением надо разуметь всякое действие, коим переносится на третьих лиц владение или вещное право на материальный предмет, воплощающий данное изобретение: дарение, заклад, продажа с публичного торга и даже простая фактическая передача составят наказуемое деяние»34.
Также нарушением исключительного права на товарный знак является хранение товара, на котором незаконно использован товарный знак, с целью введения в гражданский оборот. Под хранением следует понимать совокупность действий, создающих условия для последующего введения товара в гражданский оборот. В литературе, посвященной вопросам патентного права, высказывается мнение о том, что наличие цели введения продукта в гражданский оборот должно презюмироваться, а опровержение презумпции должно быть возложено на лицо, у которого обнаружена контрафактная продукция35.
Пример 3.
Решение судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда от 21.11.2008 г. Немецкая компания обратилась в суд с иском к ООО «Н» и ЧТУП «ТС» о прекращении нарушения права на товарный знак, указав в исковом заявлении, что она является владельцем товарного знака «BORK», исключительное право на использование которого на территории Республики Беларусь принадлежит ей на основании международной регистрации, в т.ч. в отношении товаров 11 класса МКТУ. По сведениям истца ООО «Н» и ЧТУП «ТС» нарушают права компании как владельца товарного знака «BORK» в отношении товаров 11 класса: воздухонагреватели. Нарушения выражаются в том, что ЧТУП «ТС» без разрешения и согласия владельца товарного знака ввезло на территорию Республики Беларусь тепловые и масляные обогреватели, тепловентиляторы керамические, обозначенные товарным знаком «BORK», а ООО «Н» предлагало данные товары к продаже и продавало их. При этом суд признал несостоятельными доводы представителя ответчика – ЧТУП «ТС» о наличии оснований к отказу в иске в связи с добровольным прекращением ответчиками нарушений исключительного права истца на товарный знак, поскольку хранение ЧТУП «ТС» нереализованного товара в количестве 1 263 единиц создает в будущем угрозу нарушения ответчиками права истца как владельца товарного знака.
8. Нарушение исключительного права на товарный знак имеет место в том случае, если используется не только товарный знак, но также обозначение, сходное с ним до степени смешения.
Легального определения понятия «обозначение, сходное до степени смешения» в Законе не дается. Согласно п. 117 Положения о порядке регистрации товарного знака обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначения, в т.ч. доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового исполнения. Более подробно о критериях, применяемых для установления сходства до степени смешения при проведении экспертизы заявленного на регистрацию обозначения, см. комментарий к ст. 10 Закона.
В литературе высказывается мнение о том, что под обозначением, сходным с товарным знаком до степени смешения, следует понимать использование такого обозначения, которое вызовет у большинства потребителей впечатление о том, что данные обозначения одинаковы. В частности, российский исследователь Д.В. Мазаев в своей диссертации приходит к выводу о том, что «обозначением, сходным до степени смешения с охраняемым товарным знаком, следует считать такое обозначение, которое ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия, и в результате такого сходства могут быть введены в заблуждение потребители и/или контрагенты»36.
Пример 4.
Решением судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда от 30.03.2012 г. было отменено решение Апелляционного совета при патентном органе. Компания «Р» (Украина) в жалобе в суд просила отменить незаконное и необоснованное решение Апелляционного совета при патентном органе, которым было удовлетворено возражение СП «И» (Беларусь) против предоставления правовой охраны в Республике Беларусь комбинированному товарному знаку (этикетка) на имя украинской компании, и регистрация указанного товарного знака была признана недействительной полностью. Свою позицию компания «Р» мотивировала тем, что их товарный знак не является сходным до степени смешения и не ассоциируется в целом со словесными товарными знаками «Кароўка» и «КОРОВКА» по свидетельствам № 12217 и № 12218, зарегистрированными в Республике Беларусь с более ранним приоритетом на имя СП «И», поскольку при анализе сходства словесных обозначений, входящих в состав товарного знака украинской компании, следует сравнивать товарные знаки «Кароўка» и «КОРОВКА» со словосочетаниями «КОРIВКА КИIВСЬКА» и «КОРОВКА КИЕВСКАЯ», а также учитывать, что товарный знак украинской компании содержит обозначение «ROSHEN», которое является частью фирменного наименования и указывает на производителя товара, что, по мнению заявителя, исключает смешение товаров белорусского и украинского производителей. По мнению заявителя, слово «КОРОВКА» утратило свою различительную способность и не может отличать товары одних производителей от однородных товаров других производителей, что также свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака № 26429 с товарными знаками «Кароўка» и «КОРОВКА».
Решение Апелляционного совета было аргументировано тем, что правовая охрана товарному знаку № 26429 предоставлена в нарушение подп. 1.1 п. 1 ст. 5 Закона, поскольку он является сходным до степени смешения с товарными знаками «Кароўка» и «КОРОВКА» по звуковому, графическому и смысловому значению. Апелляционный совет пришел к указанному выводу в результате сравнительного анализа товарных знаков «Кароўка» и «КОРОВКА» со словесными элементами КОРОВКА и КОРIВКА товарного знака № 26429, занимающими в нем, по мнению Апелляционного совета, доминирующее положение. Использование в товарном знаке словесного элемента ROSHEN, по мнению Апелляционного совета, не усиливает различительную способность всего обозначения, т.к. оно выполнено мелким шрифтом и не занимает доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке. Из решения Апелляционного совета также усматривалось, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку № 26429, а также конфеты и товары 30 класса МКТУ (кондитерские изделия), для которых зарегистрированы товарные знаки «Кароўка» и «КОРОВКА», являются однородными.
Судебная коллегия признала правильным вывод Апелляционного совета об однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана указанным товарным знакам (товары 30 класса МКТУ – конфеты и кондитерские изделия). Вместе с тем судебная коллегия не согласилась с выводом Апелляционного совета о сходстве товарного знака № 26429 с товарными знаками «Кароўка» и «КОРОВКА» до степени их смешения исходя из следующего. Так, товарные знаки «Кароўка» и «КОРОВКА» представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами. Товарный знак № 26429 является словесно-изобразительным и представляет собой цветную этикетку в виде конфетной обертки, на вертикальные края и на поле которой нанесено изображение стилизованных мелких ромашек; по центру этикетки на фоне овала содержится натуралистическое изображение коровы, под которым расположено слово КОРIВКА; под ним более мелким шрифтом – слово КИIВСЬКА; на стилизованной ленточке вверху и внизу этикетки расположено словесное обозначение ROSHEN; вверху этикетки над изображением коровы в овале содержится надпись КОРОВКА КИЕВСКАЯ, выполненная более мелким шрифтом по сравнению с надписью КОРIВКА КИIВСЬКА. По причине того, что изобразительная часть этикетки в виде натуралистического изображения коровы и поля этикетки с ромашками служат фоном для словесных элементов, в т.ч. и для элементов, указывающих на вид товара, изготовителя и место его производства, которые являются неохраноспособными, судебная коллегия пришла к выводу, что индивидуализация товара, маркированного товарным знаком № 26429, будет осуществляться потребителем через словесные элементы этикетки: КОРIВКА КИIВСЬКА, КОРОВКА КИЕВСКАЯ и ROSHEN. При этом судебной коллегией было установлено, что доминирующим словесным элементом комбинированного обозначения, охраняемого товарным знаком № 26429, с учетом места его расположения, является словесное обозначение КОРIВКА, выполненное печатными заглавными буквами темно-красного цвета в кириллице и более крупным стандартным шрифтом относительно других словесных элементов, а графическое исполнение охраняемого в Республике Беларусь комбинированного товарного знака «ROSHEN» по международной регистрации № 900391, нанесенного на этикетку, выделяет его на фоне цветной этикетки по сравнению с другими словесными элементами. Слово КИIВСЬКА, входящее в состав комбинированного обозначения и расположенное на этикетке под словом КОРIВКА, по своему композиционному расположению, по мнению судебной коллегии, не может быть исключено из сравнительного словесного анализа, поскольку нанесено на этикетку таким образом, что образует со словом КОРIВКА словосочетание КОРIВКА КИIВСЬКА и является прилагательным к указанному слову.
При сравнительном анализе товарного знака № 26429 с товарными знаками «Кароўка» и «КОРОВКА» судебной коллегией было установлено, что по критерию фонетического сходства сравниваемые словесные обозначения различны, их визуальное сходство отсутствует, а семантическое сходство сравниваемых обозначений частичное. В связи с указанным судебная коллегия пришла к выводу, что наличие на этикетке наряду со словами КОРIВКА и КОРОВКА прилагательных КИIВСЬКА и КИЕВСКАЯ свидетельствует о звуковых, графических и смысловых различиях указанных обозначений при их сравнении с товарными знаками «Кароўка» и «КОРОВКА». По мнению судебной коллегии, индивидуализации товара потребителем способствует и то, что название конфет выполнено на украинском языке. Также при сопоставительном анализе товарного знака № 26429 и товарных знаков «Кароўка» и «КОРОВКА» судебная коллегия учитывала различительную способность обозначения «КОРОВКА», которая в значительной степени ослаблена длительным использованием этого обозначения в отношении конфет на территории бывшего СССР и в последующем Республики Беларусь до даты подачи заявки на регистрацию указанных обозначений в качестве товарных знаков, что подтверждалось результатами социологических опросов, свидетельствующих об узнаваемости обозначений «Коровка» и «РОШЕН» («ROSHEN»).
Принимая во внимание результаты социологических опросов, которые не оспаривались юридически заинтересованными в исходе дела лицами, судебная коллегия пришла к выводу, что вследствие использования обозначения КОРОВКА длительное время различными производителями для маркировки конфет, изготавливаемых по одной и той же рецептуре, указанное обозначение ассоциируется в сознании потребителя с товаром, имеющим конкретные вкусовые характеристики и различных производителей. При таких обстоятельствах наличие в товарном знаке № 26429 словесных обозначений КОРIВКА КИIВСЬКА и ROSHEN при восприятии товара потребителем усиливает различительную способность товарного знака № 26429 заявителя и способствует отличию товара – конфеты – украинского производителя от товара белорусского производителя.
На основании изложенного и с учетом целостного, взаимосвязанного восприятия элементов, составляющих товарный знак № 26429, судебная коллегия пришла к выводу, что товарные знаки «Кароўка» и «КОРОВКА» не ассоциируются в сознании потребителей как сходные с товарным знаком № 26429 и не порождают у потребителей представления о принадлежности товаров, в отношении которых они зарегистрированы, одному производителю. Таким образом, сравнив товарный знак № 26429 заявителя и товарные знаки «Кароўка» и «КОРОВКА», исходя из совокупности всех их элементов, с учетом их общего зрительного впечатления, установив, что сравниваемые товарные знаки ввиду их различного фонетического, визуального и семантического содержания не ассоциируются друг с другом в целом, их общее восприятие различно, придя к выводу, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, судебная коллегия отменила решение Апелляционного совета о признании регистрации товарного знака № 26429 на имя украинской компании «Р» недействительной полностью.
Категория «сходство до степени смешения» является оценочной. Ее применение зависит от решения суда, принимаемого на основании имеющихся в деле доказательств.
Пример 5.
Решение судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда от 25.10.2001 г. В жалобе на решение Апелляционного совета при Белгоспатенте заявитель – английская фирма – указал, что патентный орган предоставил правовую охрану на территории Республики Беларусь товарному знаку «Експрес» немецкой фирмы в отношении товаров 34-го класса МКТУ (табак, табачные изделия, в частности сигареты, принадлежности для курения, включенные в данный класс, спички). Считая действия патентного органа неправомерными, английская фирма подала возражение в Апелляционный совет при Белгоспатенте о признании недействительной на территории Республики Беларусь международной регистрации знака «Експрес» в связи с тем, что данная регистрация нарушает исключительные права фирмы, т.к. она имеет на территории Республики Беларусь более раннюю регистрацию товарного знака «STATE EXPRESS 555» также в отношении товаров 34-го класса МКТУ и зарегистрированный знак немецкой фирмы схож с ним до степени смешения, что введет потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Решением Апелляционного совета в удовлетворении возражения английской фирме было отказано в связи с тем, что товарный знак «Експрес» не схож до смешения с товарным знаком «STATE EXPRESS 555» в связи с наличием фонетического и визуального отличий.
Суд назначил комиссионную лингвистическую экспертизу с привлечением специалистов в области языкознания. В соответствии с заключением экспертов было установлено, что выражение «STATE EXPRESS 555» представляет собой сложное словосочетание, которое состоит из трех компонентов. Главным является существительное EXPRESS. Именно на это существительное падает логическое ударение и именно на этом слове концентрируется внимание читающего. Остальные компоненты словосочетания являются зависимыми и определяют главный. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что слово «Експрес» соответствует нормам украинской орфографии и в восприятии ассоциируется со словом «экспресс» в русском написании. Английское слово «EXPRESS» и украинское слово «Експрес» имеют внешнее сходство по совпадению некоторых букв и по общему количеству букв в слове. Данные слова, являясь латинизмами, имеют в различных языках сложную этимологию и тождественную семантику. Судом также было установлено, что в выданном патентным органом свидетельстве о регистрации товарного знака «STATE EXPRESS 555» слово «EXPRESS» выделено более крупным шрифтом, что также служит доказательством доминирующего положения этого слова. Проанализировав собранные по делу доказательства, в т.ч. заключение экспертов, суд признал, что товарные знаки «Експрес» и «STATE EXPRESS 555» сходны до степени смешения, т.к. фонетическое сходство и семантическая тождественность слова «Експрес», написанного кириллицей, и слова «EXPRESS», написанного латиницей, преобладают над небольшим различием в их начертании, в результате чего у потребителя может сложиться впечатление, что товары, маркируемые указанными знаками, представляют собой товары одного и того же производителя. В результате суд отменил решение Апелляционного совета при патентном органе и признал недействительной на территории Республики Беларусь международную регистрацию товарного знака «Експрес» на имя немецкой фирмы.
В качестве примера применения критерия «сходство до степени смешения» также можно привести следующее судебное решение.
Пример 6.
Решением судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда от 2 марта 2007 г. истцу было отказано в заявленных требованиях. Истец Д. обратился в суд с иском к республиканскому УП «Б» о защите права на товарный знак «БОГАТЫР», указав, что он, истец, является владельцем этого товарного знака, который зарегистрирован в отношении товаров и услуг 29-го, 30-го, 31-го, 32-го, 33-го и 43-го классов МКТУ. Ответчик предлагает к продаже хлеб, маркируемый обозначением «Богатырский». По мнению истца, указанное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «БОГАТЫР» в отношении однородных товаров 30-го класса МКТУ и использование ответчиком обозначения «Богатырский» приводит к смешению товара ответчика с однородным товаром, рекламируемым и реализуемым истцом, которому на основании заключенного лицензионного договора передано право на использование товарного знака «БОГАТЫР». Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец просил суд обязать ответчика удалить с упаковки товара используемое обозначение «Богатырский». Как следовало из данного в процессе экспертного заключения, словесные обозначения «БОГАТЫР» и «Богатырский» являются сходными по фонетическому образованию для русскоязычных носителей, однако исследуемые единицы различны по фонетическому составу для белорусскоязычного населения. При этом, по мнению экспертов, графически (визуально) товарный знак «БОГАТЫР» и обозначение «Богатырский» являются различными. Исходя из изложенного, суд пришел к выводу о том, что при имеющемся сходстве в фонетике и отсутствии сходства в семантике и графике товарный знак «БОГАТЫР» не ассоциируется в целом с обозначением «Богатырский», а поэтому указанные обозначения нельзя признать сходными до степени смешения. Ответчик, используя обозначение «Богатырский» в наименовании хлебной продукции, не нарушал права истца как владельца товарного знака «БОГАТЫР», в связи с чем истцу в заявленных требованиях было отказано.
Судебной практике известны примеры, когда отсутствие сходства до степени смешения устанавливалось судом без привлечения экспертов.
Пример 7.
Решением судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда от 03.10.2012 г. было отказано в удовлетворении заявленного иска ввиду отсутствия сходства обозначений. Истец К. в заявлении суду указал, что он является владельцем товарного знака «KINDER», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 03.11.2008 за № 28480 для товаров 03, 05, 16, 21 классов и услуг 35 класса по МКТУ с приоритетом от 28.02.2006. По его сведениям ответчик – частное предприятие «А.Д.» с 2011 года на территории Республики Беларусь издает и распространяет журнал «Kinder Grad», в названии которого, по мнению истца, неправомерно используется обозначение «Kinder Grad», являющееся сходным до степени смешения с товарным знаком «KINDER» в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ – печатная продукция и услуг 35 класса МКТУ – демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц) и распространение образцов; услуги, связанные с торговлей товарами для беременных и кормящих матерей с использованием сети Интернет, для которых товарный знак зарегистрирован. Суд в процессе рассмотрения спора пришел к выводу о том, что по графическому критерию сравниваемые обозначения различны по общему зрительному впечатлению, которое формируется посредством разного графического написания и расположения словесных элементов – словесное обозначение «KINDER» выполнено обычным шрифтом заглавными буквами в черном цвете, а обозначение, используемое ответчиком, «Kinder Grad» выполнено в особом графическом (логотип) и цветовом исполнении, при котором слово «Grad» наложено на первую букву слова «Kinder», заключенную в черный квадрат. Доминирующим элементом в обозначении, используемом ответчиком, является буква «К», поскольку она выделяется благодаря масштабу ее исполнения и месту расположения по отношению к другим элементам обозначения, а также контрастному цветовому оформлению – буква «К», выполненная в салатовом цвете, расположена на подложке в виде черного квадрата, окаймленного полоской ярко-желтого цвета. По смысловому критерию сравниваемые обозначения различны, т.к. слово «KINDER», согласно немецко-русскому словарю переводится с немецкого как «дети». Словосочетание «Kinder Grad» с учетом перевода с немецкого слова «Kinder» и значения слова «Grad» как «город». Словарь русского языка С.И. Ожегова, под ред. Н.Ю. Шведовой, 1986 года имеет определенное смысловое значение «детский город». Логическое ударение в словосочетании «Kinder Grad» с учетом его смыслового значения падает на слово «Grad». По критерию фонетического сходства сравниваемые обозначения различны по составу гласных и согласных, количеству слогов и их расположению в обозначениях, ударению. Суд также обратил внимание на то, что каких-либо доказательств, с достоверностью свидетельствующих о восприятии потребителями сравниваемых обозначений как одинаковых, а также возможном возникновении у потребителей представления о принадлежности товаров и услуг, маркируемых этими обозначениями, одному производителю, суду не представлено. При таких обстоятельствах судебная коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения «KINDER» и «Kinder Grad» не ассоциируются друг с другом в целом, их общее восприятие различно, в связи с чем данные обозначения нельзя признать сходными до степени смешения в отношении вышеназванных товаров 16 класса и услуг 35 класса МКТУ.
9. При рассмотрении споров, связанных с незаконным использованием товарных знаков, в зарубежной судебной практике используется методика, получившая название «правило треугольника».
«Правило треугольника» подразумевает, что суды при рассмотрении споров о столкновении средств индивидуализации должны анализировать 3 группы критериев:
● различительную способность (силу) обозначения правообладателя (истца);
● сходство обозначений истца и ответчика до степени смешения;
● однородность товаров и услуг истца и ответчика, которые предлагаются под спорными обозначениями.
Нарушение прав правообладателя возможно только тогда, когда имеются все 3 составляющие треугольника. При отсутствии хотя бы одной из них треугольник рушится, что влечет за собой решение об отказе в иске.
Все указанные критерии находятся в тесной внутренней взаимосвязи, что может выражаться в том, что слабость одного критерия может быть компенсирована силой другого. Иными словами, треугольник может принимать различную форму, в зависимости от того, насколько сильными являются каждая из его составляющих37.
10. Особенностью исключительного права на товарный знак является то, что Закон не предусматривает его ограничений в виде допускаемых случаев свободного использования другими лицами без согласия владельца товарного знака. В то же время в отношении исключительного права на товарный знак применяется правило об его исчерпании.
Понятие исчерпания прав впервые было сформулировано в германском праве начала XX в. и являлось средством разрешения конфликтов между владельцами товарных знаков и представителями торговых организаций. В дальнейшем понятие исчерпания прав на товарные знаки нашло свое воплощение в национальных законодательствах многих стран38.
Согласно принципу исчерпания исключительного права если товар, обозначенный товарным знаком, был введен в оборот владельцем товарного знака или с его согласия (дилером, дистрибьютором, лицензиатом), то его права в отношении этого товара признаются исчерпанными. Другими словами, владелец товарного знака теряет контроль за последующим оборотом этого товара и не может запретить перепродажу данного товара. Как отмечают специалисты, исчерпание прав является необходимым средством для обеспечения баланса интересов владельца товарного знака и потребностей рынка и базируется на принципе свободного перемещения товаров, что важно для функционирования любого рынка.
Международной практике известны 3 типа исчерпания прав:
● национальное (права владельца товарного знака признаются исчерпанными, если товар был правомерно введен в оборот на территории данной страны). При этом ввоз такого товара в другую страну, в которой также охраняется товарный знак, которым этот товар маркирован, потребует разрешения владельца товарного знака;
● региональное (права владельца товарного знака признаются исчерпанными, если товар был правомерно введен в оборот на территории определенного региона или группы стран). При этом такой товар может в последующем свободно обращаться на территории всех государств данного региона (или межгосударственного образования), однако ввоз такого товара в страну за пределами региона (межгосударственного образования), в которой товарный знак также пользуется охраной, потребует разрешения владельца товарного знака;
● международное (права владельца товарного знака признаются исчерпанными, если товар был правомерно введен в оборот где-либо в мире). При этом такой товар может свободно обращаться на территории всех государств, законодательства которых применяют данный принцип исчерпания прав владельца товарного знака.
До внесения в 2012 году изменений в законодательство в связи с ратификацией Республикой Беларусь Соглашения о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, подписанного в г. Москве 09.12.2010, Закон предусматривал национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак. Упомянутое Соглашение вводило для стран Таможенного союза принцип регионального исчерпания исключительного права на товарный знак.
Норма п. 4 комментируемой статьи Закона закрепляет правило о региональном исчерпании исключительного права на товарный знак, связывая его с правомерным введением товара в гражданский оборот на территории любого государства – члена ЕАЭС39.
Правило о региональном исчерпании исключительного права на товарный знак в настоящее время закреплено в Договоре о ЕАЭС, подписанном 29.05.2014. Согласно ст. 16 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (приложение 26 к Договору о ЕАЭС) на территории государств-членов действует следующий принцип исчерпания исключительных прав на товарный знак – не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия.
В качестве примера регионального исчерпания прав можно также привести практику ЕС. Такой принцип был закреплен в первой Директиве по товарным знакам 89/104/ЕЕС «О сближении законов о товарных знаках стран Европейского сообщества». Согласно данному принципу, если товар впервые был введен в оборот на территории любой из стран ЕС владельцем товарного знака либо с его согласия, права в отношении товарного знака признаются исчерпанными на территории всех стран ЕС, т.е. маркированные товарным знаком товары могут свободно циркулировать на общем рынке без каких-либо ограничений. Однако указанная Директива содержит исключение из этого правила, согласно которому владелец товарного знака может воспрепятствовать дальнейшей коммерциализации товаров, если для этого существуют легитимные основания, особенно в случае, когда состояние продукции изменено или ухудшилось. С учетом положений европейского законодательства исследователи, занимающиеся проблематикой исчерпания прав, предлагают признать нарушением прав на товарный знак использование товарного знака в отношении товаров, хотя и выпущенных на рынок самим правообладателем, но впоследствии измененных без его согласия. В этом случае товарный знак должен быть удален с товара либо у владельца товарного знака должно быть испрошено согласие на использование товарного знака40.
Правила как национального, так и регионального исчерпания исключительного права на товарный знак можно наглядно представить на материалах судебной практики.
Пример 8.
В мае и июне 2007 г. судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда рассмотрела 2 однотипных спора, в которых истцом выступала компания «Бакарди энд компани Лимитед» (Bacardi & Company Limited), Лихтенштейн – владелец товарного знака «MARTINI», а ответчиками – две белорусские компании, импортировавшие в республику алкогольную продукцию, обозначенную указанным товарным знаком.
Истец сформулировал свои требования как запрет ответчикам ввозить на территорию Республики Беларусь алкогольную продукцию, обозначенную товарным знаком «MARTINI», без его разрешения как владельца товарного знака. Ответчики не признали иски, ссылаясь на то, что они не занимались незаконным использованием товарного знака «MARTINI», поскольку не применяли его на товарах, для которых этот знак зарегистрирован, а приобретали в других странах и реализовывали в Беларуси продукцию, которая была на законных основаниях маркирована товарным знаком «MARTINI» ее производителем.
Однако суд не принял во внимание аргументацию ответчиков и в обоих случаях удовлетворил требования истца. Аргументация суда была следующей. Как владельцу товарного знака компании «Бакарди энд компани Лимитед» принадлежит исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам; никто не может использовать охраняемый на территории Республики Беларусь товарный знак, на который выдано свидетельство, без разрешения его владельца. Согласно п. 3 ст. 3 Закона нарушением прав владельца товарного знака признаются несанкционированные изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в гражданский оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком. Таким образом, нарушением прав владельца товарного знака будет не только изготовление товара с незаконным использованием чужого товарного знака, но также несанкционированное распространение легально произведенной продукции без согласия владельца знака.
Однако право владельца товарного знака контролировать распространение маркированной его знаком продукции не может быть абсолютным, поскольку к нему применяется принцип исчерпания права. Согласно п. 5 ст. 20 Закона регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить другим лицам использование этого товарного знака в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот в Республике Беларусь непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия.
Применимо ли данное правило в рассматриваемой ситуации и можно ли считать правомерным ввоз на территорию Беларуси товара, легально введенного в гражданский оборот за ее пределами, если на такой ввоз нет согласия владельца товарного знака? Парижская конвенция в ст. 6 закрепляет принцип независимости охраны одного и того же знака в различных странах: знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране – участнице Конвенции, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах-участниках, включая страну происхождения. Это означает, что вопрос об исчерпании прав на товарный знак в связи с введением маркированного этим знаком товара в гражданский оборот должен решаться в соответствии с законодательством государства, в котором испрашивается защита товарному знаку, и при этом не должно приниматься во внимание возможное исчерпание прав на данный товарный знак, имевшее место в других государствах. Более того, Закон говорит о применении принципа исчерпания права только в том случае, если товары введены с согласия владельца знака в гражданский оборот именно в Беларуси.
Пример 9.
В одном из дел представитель ответчика обосновал необходимость применения нормы п. 5 ст. 20 Закона тем, что истец – компания «Бакарди энд компани Лимитед» заключила лицензионное соглашение с другой белорусской компанией – совместным предприятием «М», согласно которому разрешила ввоз продукции на белорусский рынок, что, по его мнению, и является согласием владельца товарного знака на введение товаров в гражданский оборот именно в Беларуси. Следовательно, владелец знака уже не может запрещать ввоз товара, маркированного этим товарным знаком, третьим лицам.
Суд не согласился с такой аргументацией, указав, что принцип исчерпания права распространяется не на правоотношения между сторонами спора, а между уполномоченным импортером, получившим право на ввоз на территорию Республики Беларусь товара, маркированного товарным знаком, и иными лицами, приобретающими этот товар для последующей его реализации на территории Республики Беларусь. Суд правильно истолковал норму ст. 20 Закона, в которой речь идет об ограничении прав владельца товарного знака не в отношении самого знака, а только в отношении конкретных товаров, которые были введены в гражданский оборот с его согласия. В отношении иных товаров, маркированных этим же товарным знаком, действует исключительное право владельца знака.
В результате, рассмотрев дела по существу и приняв во внимание, что единственным лицом, получившим разрешение правообладателя на использование товарного знака «MARTINI», является совместное предприятие «М», суд удовлетворил в полном объеме требования истца, признав факт незаконного ввоза продукции, маркированной товарным знаком «MARTINI», и запретив дальнейший ввоз ответчиками продукции, маркированной данным товарным знаком.
Судебная практика также подтвердила применение принципа регионального исчерпания исключительного права на товарный знак применительно к товарам, вводимым в гражданский оборот на территории стран Таможенного союза (в последствии – стран-членов ЕАЭС).
Пример 10.
Решением судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда от 15.04.2013 г. было отказано в удовлетворении исковых требований ЗАО о пресечении действий, нарушающих его, истца, право на товарный знак, путем запрета ввоза на территорию Республики Беларусь, предложения к продаже, продажи, хранения с целью продажи товара, обозначенного указанным товарным знаком. Свое решение суд мотивировал тем, что ввоз товара, правомерно введенного в гражданский оборот в Российской Федерации владельцем товарного знака или с его согласия, приобретенного ответчиком в Российской Федерации и ввезенного на территорию Республики Беларусь, не является нарушением исключительного права истца на принадлежащий ему товарный знак в силу введенного с 01.01.2012 регионального принципа исчерпания прав.
___________________________________
1 Тыцкая, Г.И., Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований, указаний и наименований места происхождения товаров в капиталистических и развивающихся странах / Г.И. Тыцкая, И.Э. Мамиофа, В.Я. Мотылева. – М.: ВНИИПИ, 1985. – С.17.
2 Гаврилов, Э.П. Комментарий к Закону «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Подзаконные акты. / Э.П Гаврилов, Е.А. Данилина. – М.: «Экзамен», 2004. – С. 13–14.
3 Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. / пер. с франц. Н.Л. Тумановой. – М.: Прогресс, 1977. – С. 107.
4 Мазаев, Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки: автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Д.В. Мазаев. – М., 2011. – С. 11.
5 Согласно сделанной в п. 1 ст. 1 Закона оговорке термин «товары» по тексту Закона обозначает не только товары, но также работы и услуги.
6 Рекомендованный стандарт в отношении двузначных кодов для обозначения государств, других образований и межправительственных организаций (Recommended Standard on Two-Letter Codes for the Representation of States, Other Entities and Intergovernmental Organizations) // http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-03-01.pdf.
7 Введение в интеллектуальную собственность. – Женева: ВОИС, 1998. – С. 17–25.
8 Бекур, Д. Французская революция и авторское право: к новому универсализму / Д. Бекур // Бюл. по автор. праву. – 1991. – Т. 24, – № 4. – С. 5.
9 Дилленц, В. Авторское право: прошлое и настоящее. Что дальше? / В. Дилленц. – М.: Юрид. лит., 1988. – С. 10.
10 Цит. по: Калятин, В.О. Интеллектуальная собственность. Исключительные права: Учеб. для вузов. /В.О.Калятин. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2000. – С. 202.
11 Пиленко, А.А. Право изобретателя / А.А. Пиленко. – М.: Статут, 2001. – С. 100.
12 Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А. Зенин. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – С. 32–35.
13 Табашников, И.Г. Литературная, музыкальная и художественная собственность: В 2 т. / И.Г. Табашников. – СПб.: Изд-во М.И. Попова, 1878. – Т.1: Литературная собственность: ее понятие, история, объект и субъект. – С. 29.
14 Там же. – С. 79
15 Мозолин, В.П. О концепции интеллектуальных прав / В.П. Мозолин. // Журнал российского права. – 2007. – № 12. – С. 101.
16 Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – 6-е изд. / Г.Ф. Шершеневич. – СПб, 1907. – С. 70–71.
17 Шершеневич, Г.Ф.– С. 382.
18 Пиленко, А.А. Право изобретателя / А.А. Пиленко. – М.: Статут, 2001. – С. 445.
19 Хейфец, И.Я. Авторское право / И.Я. Хейфец. – М.: Сов. законодательство, 1931. – С. 76–78.
20 Галеева, Р.Ф. Исключительное право: правовая природа и роль в гражданском обороте: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Р.Ф. Галеева. – М., 2011. – С. 7.
21 Дозорцев, В.А. Исключительные права и их развитие // Права на результаты интеллектуальной деятельности. Авторское право. Патентное право. Другие исключительные права: Сб. норматив. актов. / В.А. Дозорцев. – М.: Де-юре, 1994. – С. 16.
22 Дозорцев, В.А. Понятие исключительного права / В.А. Дозорцев // Юридический мир. – 2000 г. – № 3. – С. 5.
23 Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – 6-е изд. / Г.Ф. Шершеневич. – СПб, 1907. – С. 382.
24 Дозорцев, В.А. Понятие исключительного права / В.А. Дозорцев // Юридический мир. – 2000 г. – № 3. – С. 9.
25 Аникин, А.С. Содержание и осуществление исключительных прав: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 // А.С. Аникин. – М., 2008. – С. 13.
26 Дозорцев, В.А. Исключительные права и их развитие // Права на результаты интеллектуальной деятельности. Авторское право. Патентное право. Другие исключительные права: Сб. норматив. актов. / В.А. Дозорцев. – М.: Де-юре, 1994. – С. 13–17.
27 Аникин, А.С. Указ. соч. – С. 13.
28 Калятин, В.О. Сущность права на результаты интеллектуальной деятельности (на примере авторского права) / В.О. Калятин. // Журн. рос. права. – 1999. – № 9. – С. 97.
29 Еременко, В. Содержание и природа исключительных прав (Интеллектуальной собственности) / В. Еременко. // Интеллектуальная собственность. – 2000. – № 4. – С. 36.
30 Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России. Современное состояние и перспективы. / А.П. Рабец. – СПб.: юридический центр Пресс, 2003. – С. 216.
31 Судовы веснік. – 2014. – № 2. – С. 46–48.
32 Пиленко, А.А. Право изобретателя / А.А. Пиленко. – М.: Статут, 2001. – С. 448.
33 Судовы веснiк. – 2002. – № 4. – С. 23.
34 Пиленко, А.А. Право изобретателя / А.А. Пиленко. – М.: Статут, 2001. – С. 449.
35 Патентное право. Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации / [Н.Г. Валеева и др.]. – М.: Статут, 2010. – С. 102–103.
36 Мазаев, Д.В. Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки: автореф. дисс. канд. юрид. Наук: 12.00.03 / Д.В. Мазаев. – М., 2011. – С. 13.
37 Старженецкий, В. Столкновение средств индивидуализации: походы судебной практики / В. Старженецкий // Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. – 2007. – № 3. – С. 19 – 21.
38 Пирогова, В.В. Исчерпание прав на товарный знак: автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.В. Пирогова. – М., 2002. – С. 6.
39 Членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
40 Горохов, А.М. Правовое регулирование охраны товарных знаков в Российской Федерации: автореф. дисс. канд. юрид. наук: 12.00.03 / А.М. Горохов. – М., 2006. – С. 9.
