Патентное законодательство: изменения 2018

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 16 января 2018 г.

Анализируются изменения в сфере патентного законодательства, предусмотренные Законом от 18.12.2017 № 88-З.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

● Гражданский кодекс (далее – ГК)

● Закон от 18.12.2017 № 88-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее – Закон № 88-З)

● Закон от 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее – Закон № 160-З)

Законом № 88-З внесены многочисленные комплексные изменения в Закон № 160-З. Закон № 160-З не излагается в новой редакции, однако объем и новизна внесенных изменений позволяют говорить о том, что он приобретает новое качество.

Необходимость внесения изменений и дополнений в Закон № 160-З была обусловлена рядом причин, среди которых наличие в нем устаревших норм и пробелов, необходимость приведения национального патентного законодательства в соответствие с положениями Договора о патентном праве, принятого в г. Женеве 01.06.2000, к которому Республика Беларусь присоединилась Законом от 13.07.2016 № 396-З «О присоединении Республики Беларусь к Договору о патентном праве», требование унификации подходов в определении правового режима различных объектов права интеллектуальной собственности, учет складывающейся правоприменительной практики, а также гармонизация законодательства Республики Беларусь с законодательством государств – членов ЕАЭС.

В качестве целей, которые преследовались при обновлении Закона № 160-З, можно назвать в т.ч. определение объектов правовой охраны с учетом современных тенденций развития патентного права, оптимизацию процедур выдачи патентов с учетом требований Договора о патентном праве и сложившегося опыта применения правовых норм, создание эффективного механизма защиты прав патентообладателей.

Патент и действие исключительного права

Согласно действующей редакции Закона № 160-З действие патента начинается с даты подачи заявки на его выдачу (п. 3 ст. 1 Закона № 160-З), а удостоверяемого патентом исключительного права – с даты публикации в официальном бюллетене сведений о выдаче патента (п. 3 ст. 8 Закона № 160-З). В обновленном Законе № 160-З момент, начиная с которого патентообладатель может осуществлять исключительное право, по-прежнему определяется датой публикации сведений о выдаче патента, а дата подачи заявки определена как отправная точка, с которой не начинается действие патента, а исчисляется общий срок его действия.

Общее определение исключительного права, удостоверяемого патентом, принципиально не изменилось; при этом нормы, определяющие содержание исключительного права, сформулированы более логично и системно. В соответствии с новой редакцией ст. 8 Закона № 160-З исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец определено как право патентообладателя использовать объект по своему усмотрению, если это не нарушает прав других лиц, разрешать или запрещать его использование другим лицам. При этом нарушением исключительного права патентообладателя согласно новой редакции ст. 9 Закона № 160-З является несанкционированное совершение действий, признаваемых согласно ст. 36 Закона № 160-З использованием соответственно изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Закон № 160-З также дополнен нормой, определяющей содержание правового режима общественного достояния. Так, после прекращения действия исключительного права в связи с истечением срока действия патента, а также в связи с досрочным прекращением его действия изобретение, полезная модель, промышленный образец переходят в общественное достояние и могут свободно использоваться любым лицом без чьего-либо разрешения и без выплаты вознаграждения, но с соблюдением права авторства.

Новое в определении и содержании исключительного права на изобретение

В соответствии с п. 1 ст. 2 действующей редакции Закона № 160-З изобретению в любой области техники предоставляется правовая охрана, если оно относится к продукту или способу, является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В обновленном Законе № 160-З в части определения изобретения внесены следующие изменения:

● изобретение прямо определяется как техническое решение в любой области, что более адекватно отражает его сущность как охраняемого результата интеллектуальной деятельности;

● более детально определен объект изобретения. Наряду с существующим в настоящее время определением возможных объектов изобретения через категории «продукт» и «способ» новая редакция п. 1 ст. 2 Закона № 160-З указывает на то, что к продуктам относятся, в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, а наряду со способом – также применение продукта или способа по определенному назначению.

Из числа решений, которые согласно п. 2 ст. 2 Закона № 160-З не считаются изобретениями, исключены алгоритмы для электронно-вычислительных машин, т.е. в Законе № 160-З больше нет прямого запрета на предоставление алгоритмам компьютерных программ патентной охраны. Необходимость такого изменения обусловлена тем, что действующая в настоящее время норма априори исключает из сферы патентной охраны не только компьютерные программы как таковые, но и их алгоритмы и тем самым не позволяет охранять те технические решения, для которых наиболее адекватной формой выражения является именно алгоритм компьютерной программы, управляющей определенным устройством. Изобретения в сфере программирования все чаще становятся объектами патентной охраны в промышленно развитых странах, в связи с чем решение отечественного законодателя устранить формальное препятствие для получения патентной охраны технических решений, выражаемых в форме алгоритма компьютерной программы, следует оценивать как прогрессивное. При этом следует отметить, что компьютерные программы как таковые по-прежнему исключены из числа возможных объектов изобретения и их охрана может обеспечиваться только нормами авторского права.

Еще одним существенным новшеством обновленного Закона № 160-З является отнесение к числу решений, не признаваемых патентоспособными, методов оказания медпомощи (медицинской профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации и протезирования). Исключение таких решений из числа патентоспособных обусловлено необходимостью не допустить возможности для отдельных юрлиц или физлиц получить на основании выданного патента монопольное право на проведение определенного рода операций или применение определенных методов оказания иной медпомощи, не допуская их применения другими учреждениями здравоохранения, что можно рассматривать как необоснованное противопоставление интересов патентообладателя интересам общества в целом. Кроме того, практика свидетельствует о том, что большинство выдаваемых патентов на методы оказания медпомощи в последующем не поддерживается, поскольку основной целью их получения является подтверждение практического применения результатов научных, в т.ч. диссертационных, исследований. При этом в переходных положениях Закона № 88-З предусмотрено, что ранее выданные патенты, относящиеся к методам оказания медпомощи, могут действовать до истечения их сроков.

Рассматривая содержание исключительного права на изобретение, следует обратить внимание на изменение норм, посвященных охране изобретения, объектом которого выступает способ. Специфика патентной охраны способа состоит в том, что ему обеспечивается как прямая охрана (нарушением патента признается несанкционированное применение способа, охраняемого патентом на изобретение), так и косвенная (нарушением также признается введение в гражданский оборот или хранение с этой целью продукта, изготовленного способом, охраняемым патентом). Согласно п. 2 ст. 8 Закона № 160-З в действующей редакции исключительное право на использование запатентованного изобретения, представляющего собой способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом.

Соглашение ТРИПС содержит норму, которую можно условно назвать презумпцией нарушения патента на способ: ст. 34 Соглашения ТРИПС возлагает бремя доказывания отсутствия факта нарушения патента на ответчика; при этом любой идентичный продукт, произведенный без согласия патентообладателя, при отсутствии доказательств противного признается полученным запатентованным способом в одном из следующих случаев:

● если продукт, полученный запатентованным способом, является новым;

● если существует значительная вероятность того, что идентичный продукт был изготовлен с применением этого способа, и патентообладатель, прикладывая разумные усилия, не в состоянии определить, какой в действительности процесс был использован.

В действующей редакции Закона № 160-З рассматриваемая презумпция изложена следующим образом: «…новый продукт считается полученным запатентованным способом, пока не доказано иное». Проблема в практическом применении указанной нормы связана с тем, что в буквальном смысле любой продукт, произведенный любым лицом и поставляемый на рынок, является новым. В новой редакции норма, перенесенная в ст. 36 Закона № 160-З, определяет, что, если продукт является новым, любой идентичный продукт считается полученным запатентованным способом, пока не доказано обратное. Тем самым восстановлен изначальный смысл презумпции, состоящий в том, что лицо, обладающее патентом на способ и производящее с его использованием продукт, который является новым на рынке, вправе рассматривать любое лицо, производящее идентичный продукт, в качестве потенциального нарушителя своего патента.

Новое в охране полезных моделей

Основные изменения в отношении полезных моделей касаются увеличения максимального срока действия патента, а также введения механизма проверки патентоспособности полезной модели при возникновении спора о ее патентоспособности.

Пункт 3 ст. 1 Закона № 160-З в действующей редакции предусматривает, что патент на полезную модель действует в течение 5 лет с возможным продлением этого срока патентным органом по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 3 года. Новая редакция этой нормы позволяет продлевать срок действия патента на 5 лет, в связи с чем максимальный срок действия патента на полезную модель увеличивается до 10 лет. В переходных положениях Закона № 88-З предусмотрено, что срок действия патентов на полезные модели, действовавших на дату вступления его в силу, может продлеваться в соответствии с новыми нормами.

Вводимый механизм проверки патентоспособности полезной модели не отменяет общий явочный принцип выдачи патента на этот объект промышленной собственности: патенты по-прежнему будут выдаваться без проверки соответствия заявленного решения установленным условиям патентоспособности. Новация состоит в том, что при оспаривании выданного патента на полезную модель в связи с ее несоответствием этим условиям лицо, требующее признания патента недействительным, одновременно с подачей в Апелляционный совет при патентном органе возражения против выдачи патента подает ходатайство о проверке полезной модели на соответствие условиям патентоспособности. Согласно норме п. 4 ст. 33 новой редакции Закона № 160-З такая проверка должна будет проводиться патентным органом в течение 3 мес. с даты поступления ходатайства. Требования к ходатайству о проверке полезной модели на соответствие условиям патентоспособности, порядок проведения такой проверки и принятия решения по ее результатам должны быть дополнительно определены Советом Министров. Таким образом, рассмотрению спора о патентоспособности полезной модели по существу будет предшествовать проведение ускоренной патентной экспертизы, в рамках которой будет проверено соответствие являющейся предметом спора полезной модели условиям патентоспособности, закрепленным в ст. 3 Закона № 160-З.

Такое решение законодателя, с одной стороны, не усложняет процедуру выдачи патента на полезную модель, а с другой – позволяет уже на досудебной стадии достаточно обоснованно исключать из числа охраняемых непатентоспособные решения.

Новое в охране промышленных образцов

Правовой режим промышленных образцов в соответствии с изменениями в Законе № 160-З претерпел существенные изменения, а именно:

● изменилось определение исключительного права на промышленный образец. Как и в действующей редакции, в обновленном Законе № 160-З содержание исключительного права на промышленный образец определяется через перечисление действий, признаваемых его использованием. Однако если согласно действующей норме п. 3 ст. 36 Закона № 160-З изделие признается содержащим запатентованный промышленный образец, если его внешний вид не отличается от внешнего вида изделия, представленного на изображениях (т.е. приведенного в патенте), то согласно новой редакции этой нормы изделие признается содержащим запатентованный промышленный образец, если его внешний вид не отличается от внешнего вида изделия, представленного на изображениях, или если изделие производит такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют схожее назначение. Использование дополнительного оценочного критерия «производит такое же общее впечатление» существенно расширяет объем правовой охраны, предоставляемой промышленному образцу, позволяя признавать нарушением патента не только копирование (изготовление тождественных изделий), но и изготовление изделий, хотя и имеющих определенные отличия, но при этом воспринимаемых как имитации охраняемого дизайна;

● согласно п. 7 ст. 1 Закона № 160-З промышленные образцы исключены из числа объектов патентного права, которые могут признаваться секретными. Такое решение обусловлено самой природой промышленного образца как художественного или художественно-конструкторского решения, определяющего внешний вид изделия и в этом качестве не относимого к категории государственных секретов.

Патентообладатели

Дополнениями, внесенными в п. 2 ст. 6 Закона № 160-З, расширен круг лиц, за которыми признается право на получение патента. В числе таких лиц дополнительно указывается заказчик по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в отношении созданных при выполнении договора изобретения, полезной модели, промышленного образца, если договором не предусмотрено иное.

С определением лиц, которые могут стать патентообладателями, связан вопрос о возможной передаче права на получение патента. Действующая норма ч. 4 п. 2 ст. 6 Закона № 160-З предусматривает возможность передачи права получения патента автором или нанимателем автора, за которым презюмируется право на получение патента в отношении служебного объекта, другим юрлицам или физлицам; при этом такая передача возможна до регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца. В теории отсутствует единое представление о природе права на получение патента; в то же время правовые нормы свидетельствуют о его имущественном характере и оборотоспособности. В изложенной в новой редакции ст. 11 Закона № 160-З:

● установлены требования к форме договора о передаче права на получение патента: такой договор должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение которой влечет его недействительность;

● возможность заключения договора о передаче права на получение патента признана за всеми категориями субъектов, поименованных в п. 2 ст. 6 Закона № 160-З, в т.ч. и за теми, кто в свое время также приобрел это право по договору; тем самым законодатель прямо указал на возможность неоднократной передачи права на получение патента без ограничения по кругу лиц, которым такое право может передаваться.

Служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы

Правовой режим служебных объектов патентного права в обновленном Законе № 160-З остается неизменным. Следует отметить, что законодатель не исключил из числа оснований для признания объекта служебным такой критерий, как использование работником при его создании опыта или средств нанимателя, допускающий расширительное толкование.

В то же время в ст. 6 Закона № 160-З, посвященную служебным объектам, были внесены изменения, призванные юридически разграничить вознаграждение, причитающееся работнику – автору служебного объекта в случае получения патента его нанимателем, и компенсацию, подлежащую выплате работнику в случае, если наниматель не получит патент по зависящим от него причинам. Как и вознаграждение, компенсация выплачивается в размере и на условиях, определяемых соглашением между работником и нанимателем, а в случае невозможности достижения такого соглашения – судом; при этом так же, как и в отношении вознаграждения, в отношении компенсации предусмотрено, что ее минимальный размер определяется Советом Министров. Статья 6 Закона № 160-З также дополнена нормой, предусматривающей, что право на получение вознаграждения или компенсации переходит только к наследникам автора (соавторов).

Изменения в процедуре выдачи патентов

В части, касающейся процедуры, в Закон № 160-З вносятся многочисленные изменения и дополнения. Так, в Закон № 160-З вводится понятие «общий представитель», применяемое для обозначения одного из нескольких заявителей, подавших одну заявку, уполномоченного другими заявителями на ведение дел с патентным органом в процессе рассмотрения этой общей заявки.

От иностранных заявителей, обращающихся за получением патентов Республики Беларусь, не требуется обязательное представительство патентным поверенным, аттестованным при патентном органе. В то же время в отношении таких заявителей вводится требование сообщить адрес на территории Республики Беларусь для ведения переписки.

Уточнены требования в отношении содержания заявок: в отношении формулы, указываемой в заявке на получение патента на изобретение и полезную модель, дополнительно установлено требование ясности и точности. Также изменен состав заявки, достаточный для установления приоритета изобретения и полезной модели: в нем более не упоминается формула.

Более существенные изменения касаются содержания заявки на получение патента на промышленный образец: из ст. 15 Закона № 160-З исключено требование представлять в составе заявки описание промышленного образца, включающее его существенные признаки, определяющие эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия, его формы и конфигурации, орнамента и сочетания цветов.

В Законе № 160-З появляется норма, обязывающая патентный орган в случае отказа в принятии заявки к рассмотрению уведомить об этом заявителя в течение 5 дней. Такой же 5-дневный срок установлен для уведомления заявителя в ряде других случаев: при отказе в выдаче патента в связи с отсутствием соглашения между заявителями по идентичным заявкам (ст. 16 Закона № 160-З), при отказе в выдаче патента в случае непоступления ходатайства о проведении патентной экспертизы заявки на изобретение (ст. 21 Закона № 160-З), при отказе в выдаче патента по результатам экспертизы заявки на полезную модель (ст. 23 Закона № 160-З) и промышленный образец (ст. 24 Закона № 160-З), а также отмене патентным органом ранее принятого решения об отказе в выдаче патента (ст. 27 Закона № 160-З).

Изменен общий принцип исчисления сроков, отводимых заявителю для ответа на запросы патентного органа, направляемые в рамках проведения патентной экспертизы заявки на изобретение, а также экспертизы заявки на полезную модель и промышленный образец: указанные сроки будут исчисляться не с даты получения запроса, а с даты его отправления, при этом сами сроки, установленные законом, увеличиваются на месяц.

С 2 до 3 мес. увеличен срок, отводимый заявителям, которые подали заявки на идентичные изобретения, полезные модели, промышленные образцы и имеющие общую дату приоритета, на то, чтобы они могли достигнуть соглашения о том, по какой из конкурирующих заявок должен быть выдан патент, а также срок, отводимый заявителю для уточнения позиции по заявке, поданной с нарушением требования единства изобретения.

В обновленном Законе № 160-З прямо предусмотрена обязательность публикации формулы изобретения при публикации сведений о заявке, прошедшей предварительную экспертизу. Таким образом, на законодательном уровне исключена возможность повторения ситуации, имевшей место в течение ряда лет, когда патентный орган в силу субъективных причин отказывался публиковать в своем официальном бюллетене формулы заявленных изобретений, тем самым делая невозможной их временную правовую охрану, а также лишая иных заинтересованных лиц, включая потенциальных заявителей, актуальной информации об уровне техники и возможных изобретениях, которая могла быть учтена при проведении научно-технических работ и оформлении патентных заявок.

Дополнениями, внесенными в ст. 25 Закона № 160-З, предусмотрено, что при несогласии с решением патентного органа по результатам предварительной или патентной экспертизы, а также с решением по результатам экспертизы заявки на полезную модель или промышленный образец заявитель может обратиться с жалобой в Апелляционный совет при патентном органе или в суд, при этом в отношении обращения в суд также установлен месячный срок со дня получения соответствующего решения патентного органа.

Срок публикации сведений о выданном патенте на изобретение, полезную модель, промышленный образец в официальном бюллетене патентного органа сокращен с 6 до 3 мес. после регистрации в соответствующем государственном реестре.

Рассмотрение патентных споров

Отдельные изменения произошли в вопросах разрешения споров, связанных с признанием выданных патентов недействительными. В п. 5 новой редакции ст. 33 Закона № 160-З уточняется, что возражение против выдачи патента по такому основанию, как неправомерное указание в патенте автора (соавторов) или патентообладателя (патентообладателей), рассматриваемое только в судебном порядке, может быть подано заинтересованным физлицом или юрлицом. Законодатель не уточняет, кто может относиться к категории заинтересованных. Однако сама суть основания для оспаривания выданного патента состоит в том, что при его выдаче было нарушено авторство либо патент был выдан лицу, не имевшему права на его получение; соответственно, заинтересованными лицами могут быть не указанные в патенте автор или соавтор (соавторы) либо лицо, имевшее право на получение патента (например, наниматель в отношении служебного объекта, который не был уведомлен работником о создании патентоспособного решения), но не получившее его помимо своей воли.

Введение процедуры оценки патентоспособности полезной модели при подаче возражения против выдачи патента повлияло на установленные законом сроки рассмотрения возражения: согласно п. 4 новой редакции ст. 33 Закона № 160-З возражение против выдачи патента на полезную модель в этом случае должно быть рассмотрено в течение 6 мес., но не с даты поступления возражения в Апелляционный совет при патентном органе, а с даты принятия решения по результатам проверки полезной модели на соответствие условиям патентоспособности.

Допускаемое свободное использование охраняемых изобретений, полезных моделей, промышленных образцов

Одним из стратегических направлений при пересмотре норм Закона № 160-З было желание его разработчиков закрепить справедливый баланс интересов патентообладателей и общества, в т.ч. через пересмотр допускаемых случаев свободного (без согласия патентообладателя и выплаты ему вознаграждения) и условно свободного (без согласия патентообладателя, но при условии выплаты ему компенсации) использования защищенных патентами объектов.

В связи с этим ст. 10 Закона № 160-З, в которой перечислены действия, не признаваемые нарушением исключительного права патентообладателя, изложена в новой редакции. При этом:

● расширены возможности использования защищенных патентами решений в рамках проведения научных исследований и иных экспериментов. Действующая норма допускает без согласия патентообладателя только проведение научного исследования или эксперимента над средством, в котором использованы защищенные патентом изобретение, полезная модель, промышленный образец. Как отмечали специалисты, законодатель неоправданно ограничил право третьих лиц по использованию запатентованных объектов в экспериментальных целях, распространив его только на цели научного исследования или эксперимента. В новой редакции указанной нормы наряду с допускаемым без согласия патентообладателя научным исследованием продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, а также научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, названа возможность проведения эксперимента над такими продуктом, способом или изделием, не ограниченного рамками научного исследования;

● расширены возможности свободного использования охраняемых объектов в некоммерческих целях: действующая норма, разрешающая применение средств, в которых использованы защищенные патентами изобретения, полезные модели, промышленные образцы, в личных целях без получения прибыли, трансформировалась в допускаемое свободное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;

● расширены возможности свободного использования запатентованных объектов при чрезвычайных обстоятельствах, которые в новой норме приведены в открытом перечне (стихийные бедствия, катастрофы, аварии, эпидемии, эпизоотии и т.п.); при этом сохранено требование уведомления патентообладателя об имевшем место использовании в кратчайший срок и выплаты ему соразмерной компенсации;

● предусмотрена возможность проведения доклинических исследований и клинических испытаний лекарственного средства, содержащего изобретение, или эксперимента над таким лекарственным средством, а также проведения исследования пестицида или агрохимиката, содержащих изобретение, или эксперимента над такими пестицидом или агрохимикатом в целях их госрегистрации.

Договорные отношения

Нормы обновленного Закона № 160-З, посвященные распоряжению правами на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, не содержат принципиальных новаций по сравнению с действующей редакцией. Однако следует отметить отдельные изменения, в частности:

● все нормы, посвященные договорам, их регистрации в патентном органе и последствиям отсутствия такой регистрации, собраны в одной статье закона (ст. 11 Закона № 160-З);

● более корректно определен предмет договора уступки: вместо используемой в действующей редакции конструкции «уступка патента» новая редакция ст. 11 Закона № 160-З оперирует понятием «передача исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец по договору уступки исключительного права»;

● в п. 3 новой редакции ст. 11 Закона № 160-З прямо говорится о возможности для патентообладателя распорядиться исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец путем заключения иного договора. Из числа таких договоров, поименованных в ГК, можно назвать договор франчайзинга (ст. 910 ГК), договор продажи предприятия (ст. 530 ГК), договор аренды предприятия (ст. 627 ГК). Кроме того, в силу п. 1 ст. 7 ГК гражданские права и обязанности могут возникать также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему.

В новой редакции ст. 11 Закона № 160-З впервые прямо назван договор о передаче права на получение патента. Однако в отношении этого договора законодатель ограничился установлением требований к его форме, не предусмотрев каких-либо требований в отношении его условий.

Право преждепользования и право послепользования

Существенные изменения претерпели нормы Закона № 160-З, посвященные правам преждепользования и послепользования. Суть этих прав состоит в ограничении исключительного права патентообладателя посредством признания за другим лицом, начавшим добросовестное использование решения, тождественного запатентованному, до выдачи патента (преждепользование) либо в промежутке между прекращением действия патента в связи с неуплатой патентной пошлины и его восстановлением (послепользование) либо сделавшим необходимые приготовления для такого использования, возможности осуществлять ограниченное по объему использование запатентованного объекта независимо от согласия патентообладателя. Основными недостатками действующих норм, посвященных праву преждепользования, являются определение круга лиц, за которыми это право должно признаваться, а также механизм определения объема допускаемого использования; вопрос об определении объема использования актуален и для права послепользования.

Согласно действующей редакции ст. 39 Закона № 160-З право преждепользования признается за любым лицом, которое независимо от автора защищенного патентом объекта создало и добросовестно использовало тождественное решение или сделало к этому необходимые приготовления. Тем самым условие создания является обязательным, что с учетом необоротоспособности указанного права исключает из сферы его применения основных заинтересованных лиц – субъектов хозяйствования, на базе которых могут создаваться решения, тождественные патентуемым. В новой редакции ст. 39 Закона № 160-З субъект, за которым признается право преждепользования, определен как любое физлицо или юрлицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Республики Беларусь созданное независимо от их автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления. Тем самым в число субъектов права преждепользования помимо авторов, непосредственно создающих тождественные запатентованным решения, могут войти и предприятия, использующие такие решения, созданные их работниками.

В изложенной в новой редакции ст. 39 Закона № 160-З уточняется порядок определения объема допускаемого использования изобретения, полезной модели, промышленного образца лицом, обладающим правом преждепользования:

● уточнен момент во времени, на который определяется сложившийся или предполагаемый с учетом сделанных приготовлений объем использования: объем допускаемого использования изобретения, полезной модели, промышленного образца лицом, обладающим правом преждепользования, определяется как сложившийся до даты их приоритета или обусловленный сделанными до этой даты приготовлениями;

● для исключения споров между преждепользователем и патентообладателем допускаемый объем использования отражается в соглашении, заключаемом преждепользователем с патентообладателем, а при невозможности достигнуть соглашения определяется судом.

Действующая норма ст. 35 Закона № 160-З признает за любым лицом, которое с момента прекращения действия патента и до его восстановления использовало тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохранение права на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования). Сложность применения указанной нормы на практике связана с определением того объема использования, который не должен быть превышен заинтересованным лицом, и возможными спорами между таким лицом и патентообладателем. Для решения рассматриваемой проблемы по аналогии с правом преждепользования в новой редакции п. 2 ст. 35 Закона № 160-З определяется, что объем допускаемого использования изобретения, полезной модели, промышленного образца лицом, обладающим правом послепользования, сложившийся до даты восстановления патента или обусловленный сделанными до этой даты приготовлениями, отражается в соглашении, заключаемом таким лицом с патентообладателем, а при невозможности достигнуть соглашения определяется судом.

Открытые лицензии

Понятие «открытая лицензия» достаточно давно используется в патентном законодательстве и обозначает способ заключения лицензионного договора, при котором патентообладатель подает в патентный орган для официального опубликования заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях неисключительной лицензии, а лицо, желающее использовать объект, в свою очередь вправе требовать от патентообладателя заключения с ним лицензионного договора на условиях, соответствующих указанным в заявлении об открытой лицензии.

Принудительные лицензии

Изменения, вносимые в ст. 38 Закона № 160-З, предполагают расширение возможности применения принудительных лицензий. Необходимость развития нормативного регулирования и практики использования механизмов принудительных лицензий в отношении технологий, имеющих приоритетное значение для развития здравоохранения, энергосбережения и других общественно значимых направлений деятельности, отмечается в стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012–2020 годы, утв. постановлением Совета Министров от 02.03.2012 № 205.

В новой редакции ст. 38 Закона № 160-З, в частности:

● уточнено основание для обращения за принудительной лицензией – неиспользование или недостаточное использование объекта патентной охраны, приводящее к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке;

● с 5 до 3 лет сокращен срок неиспользования изобретения, позволяющий заинтересованному лицу истребовать лицензию в принудительном порядке. В новой редакции ст. 38 Закона № 160-З также уточняется, что условием для обращения в суд за принудительной лицензией является отказ патентообладателя от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике.

Принципиально новые нормы, включенные в Закон № 160-З, связаны с понятием зависимых изобретения и полезной модели. Согласно норме, включенной в новую ст. 36¹ Закона № 160-З, зависимыми признаются изобретение, полезная модель, использование которых невозможно без использования защищенных патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, полезной модели.

Законодатель приводит два конкретных примера зависимых патентов:

● зависимым признается изобретение, объектом которого является применение по определенному назначению продукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет другое изобретение;

● изобретение, полезная модель являются зависимыми, если формула такого изобретения, полезной модели отличается от формулы другого запатентованного изобретения, полезной модели, имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта, способа, устройства.

Приведенными выше случаями не исчерпываются возможные основания для признания изобретения или полезной модели зависимыми.

По общему правилу зависимое изобретение, полезная модель не могут быть использованы без разрешения патентообладателя, которому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель, по отношению к которым они являются зависимыми. При этом Закон № 160-З дополнен нормами, предусматривающими применение механизма истребования принудительной лицензии в отношении использования зависимых изобретения, полезной модели. Согласно п. 2 новой редакции ст. 38 Закона № 160-З за обладателем патента на зависимое изобретение, зависимую полезную модель, которые не могут использоваться без нарушения прав другого патентообладателя, признается право обратиться в суд с требованием о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование изобретения (полезной модели) другого лица. Условием для обращения в суд является предложение со стороны владельца зависимого патента к другому патентообладателю заключить лицензионный договор на условиях, соответствующих установившейся практике, от которого этот другой патентообладатель отказался. Основаниями для принятия решения о предоставлении принудительной лицензии являются доказанные истцом существенные экономические преимущества его зависимого изобретения (полезной модели) перед изобретением (полезной моделью), в отношении которого оно является зависимым.

В свою очередь патентообладатель, обремененный принудительной лицензией, получает право встречного требования о предоставлении ему принудительной лицензии на использование зависимого изобретения (полезной модели).

Прекращение действия патента. Признание выданного патента недействительным

В числе оснований для досрочного прекращения действия патента дополнительно указано прекращение деятельности юрлица или смерть физлица – патентообладателя, если удостоверяемое патентом исключительное право не перешло к правопреемникам.

Пункт 1 ст. 33 Закона № 160-З дополнен новым основанием признания патента недействительным: выдача патента при наличии заявок на идентичные изобретения, имеющие одну и ту же дату приоритета, в случае, если их владельцы ранее не достигли соглашения о том, по какой из конкурирующих заявок должен быть выдан патент.

В Закон № 160-З также включена норма, обеспечивающая разрешение возможного конфликта между промышленным образцом и товарным знаком. Необходимость этой нормы обусловлена тем, что промышленный образец, определяемый как художественное или художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия, может совпадать с зарегистрированным в качестве товарного знака изобразительным, объемным или комбинированным обозначением, которое также может определять внешний вид изделия; при этом обладателями исключительных прав соответственно на промышленный образец и товарный знак могут быть разные лица, в т.ч. являющиеся конкурентами.

Для этого изложенная в новой редакции ст. 33 Закона № 160-З дополнена нормой, предусматривающей возможность признания выданного патента на промышленный образец недействительным в том случае, если образец является тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, обладающим более ранним приоритетом и зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных товаров. Законодатель не уточняет значение термина «однородные товары», однако можно предположить, что практика применения указанной нормы будет связана с использованием критериев однородности, предусмотренных законодательством о товарных знаках. Следует обратить внимание на то, что возражение против выдачи патента по указанному основанию может быть подано не любым, а только заинтересованным лицом. Законодатель не уточняет, кто именно является таким заинтересованным лицом. Однако, если исходить из общего понимания юридического интереса, состоящего в желании беспрепятственно осуществить свое право, к числу таких заинтересованных лиц наряду с владельцем конфликтующего товарного знака следует отнести и лицо, использующее товарный знак на основании лицензионного договора.

Гражданско-правовая ответственность за нарушение патентных прав

Статья 41 Закона № 160-З, определяющая, какие действия относятся к нарушениям прав авторов и патентообладателей, влекущим ответственность, также изложена в новой редакции.

Наиболее существенным является дополнение этой статьи нормой, предоставляющей возможность использования дополнительного способа защиты имущественных интересов патентообладателя – компенсации. Необходимость предоставления патентообладателю возможности вместо требования о возмещении убытков, причиненных нарушением патента, требовать от нарушителя выплаты компенсации, размер которой будет определяться судом с учетом существа нарушения, обусловлена трудностями доказывания размера убытков, причиненных нарушением патентных прав, поскольку такие убытки выражаются преимущественно в виде упущенной выгоды.

Следует отметить, что в Законе № 160-З не дублируется норма п. 2 ст. 56 Закона от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных правах», предусматривающая, что компенсация подлежит взысканию в случае доказанности факта нарушения исключительного права на объект авторского права и смежных прав; при этом автор или иной правообладатель освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Отсутствие указанной нормы дает основания надеяться, что в случае применения компенсации как меры гражданско-правовой ответственности за нарушения исключительных патентных прав будут применяться общие правила об ответственности, предполагающие наличие вреда и вины лица, его причинившего, а лицо, доказавшее отсутствие своей вины, будет от этой ответственности освобождаться.

Предлагаемый размер компенсации (от 1 до 50 тыс. БВ) корреспондирует с аналогичными размерами компенсации, предусмотренными Законом от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания», а также находящимся на рассмотрении Парламента проектом Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах».

Изменения и дополнения, внесенные в Закон № 160-З, вступают в силу с 07.07.2018.

В переходных положениях Закона № 88-З предусмотрено, что заявки, рассмотрение которых не завершено до даты вступления в силу новых норм, рассматриваются патентным органом в порядке, действовавшем до вступления их в силу, за исключением исчисления сроков, которое осуществляется в соответствии с новыми нормами.

Патентоспособность изобретений по заявкам, поданным в патентный орган до вступления в силу новых норм, будет определяться на основании норм, действовавших до вступления их в силу. В первую очередь это относится к патентным заявкам на изобретения, объектами которых выступают методы оказания медпомощи. В отношении уже выданных патентов на методы оказания медпомощи будет действовать правило, согласно которому такие патенты в случае прекращения их действия из-за неуплаты ежегодной патентной пошлины восстановлению не подлежат.

Срок действия патентов на полезные модели, действовавших на момент вступления в силу новых норм, может продлеваться в соответствии с новыми нормами.

Предполагается, что в результате обновления Закона № 160-З будет обеспечено полное и системное правовое регулирование общественных отношений, связанных с охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также в большей степени защищены права и законные интересы авторов и патентообладателей с одновременным учетом интересов общества в получении доступа к новым техническим и дизайнерским решениям.