Изменения в сфере охраны топологий интегральных микросхем

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 4 февраля 2019 г.

Комментируются положения новой редакции Закона от 07.12.1998 № 214-З «О правовой охране топологий интегральных микросхем».

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

● Гражданский кодекс (далее – ГК)

● Закон от 18.12.2018 № 151-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правовой охраны топологий интегральных микросхем» (далее – Закон № 151-З)

● Закон от 07.12.1998 № 214-З «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (далее – Закон № 214-З)

18.12.2018 принят Закон № 151-З, которым внесены отдельные изменения в ГК, а Закон № 214-З изложен в новой редакции.

Топология интегральной микросхемы (далее – топология) является не самым востребованным объектом права интеллектуальной собственности, – в 2017 году в Национальный центр интеллектуальной собственности (далее – НЦИС) было подано всего 10 заявок на регистрацию топологий. Тем не менее обзорный анализ норм, представленных в новой редакции Закона № 214-З, представляет интерес, в т.ч. с точки зрения понимания тенденций развития отечественного законодательства в области интеллектуальной собственности.

Объект и условия предоставления правовой охраны

Содержащееся в Законе № 214-З (ред. от 18.12.2018) определение топологии осталось неизменным – таковой признается зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. Также не изменилось и определение интегральной микросхемы как микроэлектронного изделия, в котором воплощается топология.

Как и прежде, условием предоставления правовой охраны топологии является ее оригинальность. Оригинальной будет признаваться топология, созданная в результате творческого труда автора, при этом оригинальность топологии презюмируется.

В п. 2 ст. 2 Закона № 214-З (ред. от 18.12.2018) более подробно регламентируется возможность предоставления правовой охраны топологии, состоящей из элементов, которые известны специалистам в области разработки топологий на дату ее создания, – такой топологии предоставляется правовая охрана только в том случае, если пространственно-геометрическое расположение совокупности таких элементов и связей между ними в целом соответствует критерию оригинальности.

Принцип предоставления правовой охраны топологии остался неизменным. Согласно п. 1 ст. 4 Закона № 214-З (ред. от 18.12.2018) правовая охрана топологии в Республике Беларусь предоставляется на основании регистрации этой топологии в Государственном реестре топологий интегральных микросхем Республики Беларусь (далее – Реестр). На зарегистрированную топологию выдается свидетельство, удостоверяющее авторство, приоритет топологии и исключительное право на нее.

Топология может быть зарегистрирована на имя филица или юрлица. При этом особенностью Закона № 214-З (ред. от 18.12.2018) является то, что в ней прямо указывается на возможность совместного обладания свидетельством, в т.ч. одновременно физлицами и юрлицами.

Исключительное право на топологию

Содержание исключительного права на топологию в п. 3 ст. 6 Закона № 214-З (ред. от 18.12.2018) определено как право использовать топологию по своему усмотрению, разрешать или запрещать ее использование третьим лицам. Такое определение исключительного права через три правомочия (использовать, разрешать или запрещать использование третьим лицам) является типичным для отечественных законодательных актов в области права промышленной собственности.

В перечне действий, не признаваемых нарушением исключительного права на топологию, произошли заметные изменения. Во-первых, в определенной мере расширены возможности свободного использования охраняемой топологии в некоммерческих целях. Если ранее Закон № 214-З допускал использование топологии в частных целях без извлечения прибыли или лишь с целью оценки, анализа, исследования или обучения, то согласно Закону № 214-З (ред. от 18.12.2018) допускается осуществлять действия по использованию топологии, совершаемые для удовлетворения личных и иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, не связанные с получением прибыли или дохода; в отсутствие четкого понимания термина «частные цели» формулировка «для удовлетворения не связанных с предпринимательской деятельностью нужд» представляется более корректной и широкой по своему содержанию.

Во-вторых, в Законе № 214-З (ред. от 18.12.2018) четко закреплен международный принцип исчерпания исключительного права на топологию. Согласно абз. 4 ст. 8 Закона № 214-З (ред. от 18.12.2018) не будет являться нарушением использование интегральной микросхемы с охраняемой топологией, если эта микросхема введена в оборот где-либо в мире правообладателем или иным лицом с разрешения правообладателя.

В-третьих, уточнены действия, которые может совершить лицо в отношении интегральной микросхемы, в которую включена незаконно воспроизведенная топология, а также любого изделия, содержащего такую топологию, если такое лицо не знало и не должно было знать об имевшем место нарушении, а именно: прямо названа возможность использовать наличный запас микросхем, а также микросхемы, заказанные до получения уведомления от правообладателя о нарушении права. Также уточняется условие о выплате компенсации правообладателю за такое использование. Она должна быть соразмерна тому вознаграждению, которое могло бы быть выплачено при сравнимых обстоятельствах за такую топологию.

Срок правовой охраны топологии в первом приближении не изменился и по-прежнему составляет 10 лет. Однако если ранее в Законе № 214-З говорилось о сроке действия исключительного права, то ст. 5 Закона № 214-З (ред. от 18.12.2018) говорит о 10-летнем сроке действия свидетельства на топологию. Указанный срок должен будет исчисляться с более ранней из двух возможных дат:

●  даты первого использования топологии;

●  даты подачи в патентный орган заявки на регистрацию топологии.

Служебные топологии и топологии, созданные по заказу

В Законе № 214-З (ред. от 18.12.2018) появилось определение служебной топологии. Топология считается служебной, если она создана автором в связи с выполнением им обязанностей, обусловленных трудовым договором, или конкретного задания, полученного от нанимателя, либо при ее создании автором были использованы средства нанимателя. Соответственно, появилось дополнительное основание для признания топологии служебной, а именно: использование средств нанимателя при создании топологии. При этом законодатель не уточняет, использование каких средств нанимателя (денежных или материальных) является основанием для признания за топологией статуса служебной. В то же время использование указанного дополнительного основания позволяет распространять статус служебных и на те топологии, которые создаются наемными работниками вне рамок их должностных обязанностей.

Норма о принадлежности служебной топологии в ст. 10 Закона № 214-З (ред. от 18.12.2018) сформулирована более корректно: за нанимателем признается не исключительное право, а право на регистрацию служебной топологии.

В Законе № 214-З (ред. от 18.12.2018) закреплены основные правила, определяющие отношения наемного работника, создавшего служебную топологию, и его нанимателя, аналогичные закрепленным в ст. 6 Закона от 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы». Согласно ст. 10 Закона № 214-З (ред. от 18.12.2018) автор, создавший служебную топологию, обязан уведомить об этом нанимателя в письменной форме. Если наниматель в течение 3 мес. с даты уведомления его автором о созданной топологии не подаст заявку в патентный орган, не уведомит автора о сохранении созданной топологии в тайне или о передаче права на ее регистрацию третьему лицу, то право на регистрацию топологии переходит к автору, а за нанимателем в этом случае признается право использовать топологию на условиях, определяемых лицензионным договором.

Также по аналогии с патентным законодательством за автором служебной топологии признается право на получение вознаграждения за ее создание и использование, а в случае, если топология не будет зарегистрирована нанимателем по зависящим от него обстоятельствам, – на получение компенсации.

Порядок выплаты и размер вознаграждения автору за создание и использование топологии устанавливаются договором между автором и нанимателем, заключенным в письменной форме. В случае отсутствия соглашения между сторонами о порядке и размере выплаты вознаграждения спор рассматривается в судебном порядке. Размер компенсации также должен определяться соглашением сторон, а при его отсутствии – судом.

Как и ранее, в отношении топологии, созданной автором по договору с заказчиком, не являющимся его нанимателем, презюмируется право заказчика; в новой редакции оно определено как право на регистрацию топологии, которое принадлежит заказчику, если договором не предусмотрено иное.

Получение правовой охраны

Процедура регистрации топологии принципиальным образом не изменилась. Как и ранее, регистрация согласно Закону № 214-З (ред. от 18.12.2018) будет осуществляться без проведения проверки соответствия заявленной топологии условиям охраноспособности, а патентный орган будет проводить только формальную экспертизу заявки, в ходе которой проверяются наличие необходимых документов и правильность их составления.

В целях сокращения длительных сроков извещения заинтересованных лиц о наличии правовой охраны определенной топологии в ст. 18 Закона № 214-З (ред. от 18.12.2018) изменен срок для публикации сведений о регистрации топологии в Реестре (сокращен с 6 до 3 мес.).

В Закон № 214-З (ред. от 18.12.2018) включены нормы, посвященные признанию регистрации топологии недействительной. Согласно ст. 19 Закона № 214-З (ред. от 18.12.2018) основаниями для признания регистрации недействительной являются:

●  несоответствие зарегистрированной топологии условию оригинальности;

●  неправомерное указание в свидетельстве на топологию автора (соавторов) и (или) правообладателя (правообладателей).

Принудительные лицензии

Следует обратить внимание на то, что в Законе № 214-З (ред. от 18.12.2018) уточнены нормы, посвященные истребованию принудительной лицензии, а именно: условием обращения лица, желающего и готового использовать топологию, в суд с иском о представлении принудительной лицензии названо неиспользование или недостаточное использование топологии, приводящее к недостаточному предложению соответствующих изделий (товаров), при этом правообладатель отказался от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике. Срок неиспользования (недостаточного использования), позволяющий обращаться за принудительной лицензией, остался неизменным – 3 года, однако их исчисление согласно ст. 22 Закона № 214-З (ред. от 18.12.2018) должно начинаться не с даты регистрации топологии, а с даты публикации в официальном бюллетене сведений о такой регистрации. Кроме того, в п. 2 ст. 22 Закона № 214-З (ред. от 18.12.2018) прямо предусмотрено возложение бремени доказывания уважительности причин неиспользования или недостаточного использования топологии на правообладателя, а также предоставляет правообладателю возможность требовать в судебном порядке прекращения действия принудительной лицензии при прекращении обстоятельств, послуживших основанием для ее выдачи.

Распоряжение исключительным правом на топологию

Нормы Закона № 214-З (ред. от 18.12.2018), посвященные распоряжению правами на охраняемую топологию, сформулированы более корректно, при этом нормы, посвященные договору уступки исключительного права на топологию и лицензионного договора, гармонизированы с нормами ст. 984, 984¹ и 985 ГК.

В ст. 9 Закона № 214-З (ред. от 18.12.2018) прямо предусмотрено, что имущественные права на топологию могут быть предметом залога.

Кроме того, более подробно изложены нормы, посвященные регистрации лицензионного договора, договора уступки исключительного права на топологию и изменений в них в патентном органе. Без такой регистрации и договоры, и изменения в них являются недействительными.

Защита исключительного права на топологию

В вопросах гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительного права на топологию произошло существенное изменение. Согласно п. 3 ст. 23 Закона № 214-З (ред. от 18.12.2018) наряду с использованием способов защиты исключительных прав, предусмотренных законодательством, правообладатель, лицо, которому предоставлено право использования топологии по лицензионному договору, предусматривающему представление исключительной лицензии, могут по своему выбору требовать от лица, нарушившего исключительное право на топологию, вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 1 до 50 тыс. БВ, определяемом судом с учетом характера нарушения. Указанная норма призвана унифицировать механизм защиты исключительного права на топологии интегральных микросхем с механизмами защиты исключительных прав на иные объекты права интеллектуальной собственности (объекты авторского права и смежных прав, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки).

Переходные положения

Закон № 151-З вступает в действие с 28.06.2019. При этом следует обратить внимание на переходные положения.

Срок действия свидетельства на топологию, выданного до вступления Закона № 151-З в силу, определяется на основании ранее действовавших норм.

Выдача свидетельства на топологию, по заявке на регистрацию которой принято решение о регистрации этой топологии до вступления Закона № 151-З в силу, осуществляется в порядке, действовавшем ранее, и срок действия свидетельства, выданного по такой заявке, также будет определяться на основании ранее действовавших норм.