Государственное стимулирование создания и использования объектов промышленной собственности
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 июля 2019 г.
Комментируются нормативные правовые предписания Положения о порядке и условиях государственного стимулирования создания и использования объектов права промышленной собственности, утв. постановлением Совета Министров от 06.03.1998 № 368.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
● Гражданский кодекс (далее – ГК)
● Закон от 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее – Закон № 160-З)
● Закон от 13.04.1995 № 3725-XII «О патентах на сорта растений» (далее – Закон № 3725-XII)
● Закон от 07.12.1998 № 214-З «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (далее – Закон № 214-З)
● Закон от 10.07.2012 № 425-З «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» (далее – Закон № 425-З)
● Указ Президента от 07.09.2009 № 441 «О дополнительных мерах по стимулированию научной, научно-технической и инновационной деятельности» (далее – Указ № 441)
● Положение о порядке и условиях государственного стимулирования создания и использования объектов права промышленной собственности, утв. постановлением Совета Министров от 06.03.1998 № 368 (далее – Постановление № 368; Положение № 368)
● Положение о служебных объектах промышленной собственности, утв. постановлением Совета Министров от 23.12.1998 № 1957 (далее – Положение № 1957)
Вопросам государственного стимулирования создания и использования объектов интеллектуальной собственности уделяется особое внимание при формировании госполитики в области интеллектуальной собственности. В частности, стратегия Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012–2020 годы, утв. постановлением Совета Министров от 02.03.2012 № 205, в числе основных направлений совершенствования законодательного регулирования называет развитие законодательства с учетом экономических аспектов, которые включают вопросы стимулирования создания и использования объектов интеллектуальной собственности.
Вопросы стимулирования создания и использования объектов права промышленной собственности регулируются рядом НПА. Основные нормы закреплены в законах, посвященных отдельным объектам права промышленной собственности. При этом следует обратить внимание на то, что нормы этих законов, предусматривающие выплату вознаграждения (компенсации), относятся только к служебным объектам права промышленной собственности.
Примечание
Служебными признаются охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, созданные автором при выполнении своей трудовой функции.
Пунктом 3 ст. 6 Закона № 160-З предусмотрено право работника на получение вознаграждения в случае получения его нанимателем патента на служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец либо принятия нанимателем решения о сохранении их в тайне или о передаче права на получение патента другому лицу. В случае если наниматель не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на получение компенсации. Вознаграждение или компенсация выплачиваются в размере и на условиях, определенных соглашением между работником и нанимателем. Порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсации, а также их минимальный размер определяются Советом Министров.
В пункте 6 ст. 5 Закона № 3725-XII предусмотрено право работника, создавшего служебный сорт растения, на вознаграждение в случае, если наниматель получит патент на служебный сорт растения, или примет решение о передаче по договору права на получение патента другому лицу, или не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам. Вознаграждение выплачивается в размере, определенном соглашением между работником и нанимателем. Размер вознаграждения не может быть ниже размера, установленного Советом Министров.
Статья 8 Закона № 214-З (в ред. от 17.05.2011), презюмируя принадлежность исключительного права на служебную топологию нанимателю, ограничивается указанием на то, что порядок выплаты и размер вознаграждения автору за создание и использование топологии устанавливаются договором между автором и нанимателем. Действующая редакция Закона № 214-З также предусматривает право автора на получение вознаграждения. При этом в п. 4 ст. 10 Закона № 214-З говорится о том, что размер вознаграждения автору за создание и использование служебной топологии устанавливается заключенным в письменной форме договором между ним и нанимателем, или другим лицом, которому передано право на ее регистрацию, или третьим лицом, которому передано исключительное право на служебную топологию, а п. 5 ст. 10 Закона № 214-З указывает на то, что порядок и условия выплаты вознаграждения, а также его минимальный размер устанавливаются Советом Министров.
Как видно из приведенных норм, общим для всех упомянутых законов является признание за авторами служебных изобретения, полезной модели, промышленного образца, сорта растения, топологии интегральной микросхемы права на получение вознаграждения, минимальный размер которого должен определяться законодательно на уровне постановления Правительства.
Основным НПА, определяющим минимальные размеры вознаграждения (компенсации), а также порядок их применения, является Постановление № 368, которым утверждено Положение № 368. Как установлено в п. 1 Положения № 368, им определяются порядок и условия государственного стимулирования создания и использования объектов права промышленной собственности. В пункте 3 Положения № 368 также дано определение того, что следует понимать под государственным стимулированием: «…система мер, имеющих экономическое содержание, основанное на повышении материальной заинтересованности юридических и физических лиц в создании и использовании объектов права промышленной собственности, и включающих выплату вознаграждения или компенсации автору (соавторам), а также лицам, содействующим созданию и использованию таких объектов».
К числу НПА, посвященных стимулированию авторов объектов права промышленной собственности, также следует отнести Указ № 441, нормы которого имеют ограниченную сферу применения, распространяясь только на государственных юрлиц и хозобщества, в отношении которых государство, обладая акциями (долями в уставных фондах), может определять принимаемые этими хозобществами решения, при условии, что такие хозобщества являются обладателями имущественных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, секреты производства (ноу-хау). Согласно подп. 1.7 п. 1 Указа № 441 такие лица должны направлять не менее 40 % средств, полученных по лицензионным договорам, договорам о предоставлении указанных результатов интеллектуальной деятельности или права на их использование, на выплату вознаграждений авторам указанных объектов права промышленной собственности за их использование в порядке и на условиях, установленных Советом Министров.
Кроме того, определенное значение для рассматриваемой проблематики имеет Положение № 1957, которым более детально регулируются отношения авторов и их нанимателей в процессе получения правовой охраны для служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Также следует назвать сборник примерных форм документов «Документационное обеспечение деятельности организаций по вопросам служебных объектов промышленной собственности и выплаты вознаграждения за их создание и использование» (далее – сборник «Документационное обеспечение»), размещенный на сайте Национального центра интеллектуальной собственности (далее – НЦИС). Сборник «Документационное обеспечение» не имеет статуса нормативного акта, однако включенные в него примерные формы документов тем не менее могут применяться субъектами правоотношений.
Не меньшее значение для регулирования отношений, связанных с выплатами стимулирующего характера за создание и использование объектов права промышленной собственности, имеют ЛПА организаций, адаптирующих нормы указанных выше НПА к условиям конкретного предприятия или организации.
Сфера применения Положения № 368
Положение № 368 призвано в первую очередь конкретизировать нормы законов, предусматривающие право авторов служебных объектов права промышленной собственности на получение вознаграждения (компенсации). Помимо этого, Положение № 368 предусматривает систему вознаграждений, выплачиваемых и иным, помимо авторов, лицам, имеющим отношение к созданию и использованию объектов права промышленной собственности.
Термин «объекты права промышленной собственности» для целей Положения № 368 имеет специальное определение. Ключевое значение имеет примечание, сделанное в отношении п. 1 Положения № 368, согласно которому «…для целей настоящего Положения под объектом права промышленной собственности понимаются изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, сорта растений, на которые в установленном порядке получены патенты (свидетельства), секреты производства (ноу-хау), являющиеся служебными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, топологиями интегральных микросхем, если наниматель примет решение о сохранении их в тайне, а также служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, сорта растений, если наниматель не получит патент (свидетельство) по поданной им заявке по зависящим от него причинам».
К категории объектов права промышленной собственности в первую очередь отнесены изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем и сорта растений, защищенные патентами (свидетельствами). В строгом смысле слова только при наличии действующего патента (в отношении топологии – свидетельства) определенный результат интеллектуальной деятельности может рассматриваться в качестве объекта права промышленной собственности.
Кроме того, к числу объектов права промышленной собственности, к которым применяются нормы Положения № 368, отнесены секреты производства (ноу-хау), являющиеся служебными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами и топологиями интегральных микросхем, при условии, что наниматель принял решение о сохранении их в тайне. Очевидно, что секреты производства (ноу-хау) упоминаются в числе объектов права промышленной собственности лишь постольку, поскольку ноу-хау выступает формой охраны технических решений, созданных в рамках трудовых отношений, потенциально охраноспособных в качестве объектов права промышленной собственности, и сохраненных в секрете по решению нанимателя, имеющего право на получение патента (свидетельства). К иным секретам производства (ноу-хау) нормы Положения № 368 применяться не должны.
В сферу действия Положения № 368 также включены служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем и сорта растений, если наниматель не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам. Заявленные, но не получившие патентной защиты решения формально также не являются объектами права промышленной собственности. Однако они упомянуты в Положении № 368 в связи с тем, что выплаты компенсационного характера авторам таких решений предусмотрены Законом № 160-З, Законом № 3725-XII и Законом № 214-З.
Экспертное мнение
В Положении № 368 не содержится четкого ответа на вопрос о том, применяются ли его нормы в отношении запатентованных объектов промышленной собственности, не являющихся служебными, а именно: возлагается ли обязанность по выплате вознаграждения на патентообладателя, который, не находясь с автором в трудовых отношениях, приобрел право на получение патента по договору. Вопрос может показаться надуманным в связи с тем, что договор уступки права получения патента предполагается возмездным. Однако существенным является вопрос о том, распространяются ли на такой договор минимальные гарантии в части размера вознаграждения, установленные Положением № 368. Для ответа на него следует обратиться к определениям видов выплачиваемого вознаграждения (компенсации), приведенным в п. 3 Положения № 368: в них в качестве лица, изначально обязанного выплачивать вознаграждение (компенсацию), называется именно наниматель автора. Кроме того, Закон № 160-З, Закон № 3725-XII, Закон № 214-З наделяют Совет Министров полномочиями по установлению минимальных размеров вознаграждения только в отношении служебных объектов. Как представляется, все это не позволяет толковать нормы Положения № 368 расширительно и применять предусмотренные им гарантии в отношении патентообладателей, которые приобретают право получения патента на основании договора, заключенного с автором.
Виды вознаграждения. Лица, имеющие право на его получение. Лица, на которых возлагается обязанность по выплате вознаграждения
Положение № 368 называет 3 вида мер материального стимулирования, связанного с объектами права промышленной собственности:
● вознаграждение за создание объекта;
● вознаграждение за использование объекта;
● компенсация.
Компенсацией именуется выплата, причитающаяся автору служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральной микросхемы в случае, если наниматель не получит патент (свидетельство) по поданной заявке по зависящим от него причинам. Выплата автору компенсации в случае, если наниматель не зарегистрирует топологию по поданной им заявке по зависящим от него причинам, предусмотрена п. 3 ст. 10 Закона № 214-З. Аналогичная выплата, причитающаяся при аналогичных обстоятельствах автору служебного сорта растения, именуется вознаграждением за создание объекта. Такое различие в подходах объясняется стремлением разработчиков действующей редакции Положения № 368 буквально следовать терминологии законов, посвященных разным объектам права промышленной собственности.
К числу причин неполучения патента (в отношении топологии – свидетельства), зависящих от нанимателя, могут быть отнесены, в частности, следующие ситуации:
● отзыв нанимателем поданной им заявки;
● непредставление нанимателем, подавшим заявку, в установленные законом сроки ответа на запросы, направленные ему в процессе экспертизы заявки;
● подача заявки с нарушением требования единства и отказ заявителя оформить по ней выделенную заявку, в результате чего по заявке было принято решение об отказе в выдаче патента;
● неуплата пошлины за регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного образца, сорта растения или топологии интегральной микросхемы.
В качестве субъектов, имеющих право на получение вознаграждения (компенсации), Положение № 368 называет 2 категории лиц:
● авторы (соавторы) объектов права промышленной собственности;
● лица, содействующие созданию и использованию объекта права промышленной собственности.
Автором (соавторами) объекта права промышленной собственности для целей Положения № 368 является лицо (лица), указанное (указанные) в качестве такового (таковых) в выданном патенте (свидетельстве). Объясняется это тем, что согласно нормам законов, определяющих правовой режим объектов права промышленной собственности, патент (свидетельство) является документом, удостоверяющим авторство (п. 2 ст. 1 Закона № 160-З, п. 2 ст. 5 Закона № 3725-XII, ст. 4 Закона № 214-З).
При выплате вознаграждения (компенсации) за создание и использование объектов, сохраненных по решению нанимателя в тайне, автор (авторы) должен определяться на основании информации, указанной в направляемом нанимателю уведомлении о создании служебного объекта, а в отношении объектов, не получивших правовую охрану по вине нанимателя, – в заявке на получение патента (свидетельства), поданной в патентный орган.
В числе субъектов, к которым применяются меры государственного стимулирования, Положение № 368 называет лиц, содействующих созданию и использованию объектов промышленной собственности. Согласно подп. 2.5 п. 2 Положения № 368 таковыми являются «…лица, участвующие в осуществлении мер по созданию, правовой охране и использованию объекта промышленной собственности». Указанные лица не упомянуты в числе управомоченных на получение вознаграждения в Законе № 160-З, Законе № 3725-XII, Законе № 214-З, а их право на получение соответствующего вознаграждения основывается только на нормах Положения № 368.
В Положении № 368 приводится развернутый, открытый перечень возможных случаев содействия, в который включены лица, принявшие участие в:
● выполнении расчетов при создании объекта права промышленной собственности;
● проведении экспериментов, позволивших выявить новые технические решения, признанные объектами права промышленной собственности;
● подборе экспериментальных, расчетных, информационных или иных материалов в целях выявления новых технических решений;
● конструкторской или технологической отработке принципиального решения, найденного автором объекта права промышленной собственности;
● выполнении патентных исследований, обеспечивших качественное составление заявки на объект права промышленной собственности;
● проведении дополнительных патентных исследований и обосновании полезности технических решений;
● разработке технической документации, относящейся к объекту права промышленной собственности;
● лабораторных и производственных исследованиях, изготовлении и испытании опытных и головных образцов;
● организации производства по использованию объекта права промышленной собственности;
● маркетинговых исследованиях;
● заключении лицензионных и иных договоров.
В перечне также упоминается участие в осуществлении иных мер при условии, что они не относятся к принятию управленческих решений должностными лицами организаций.
Экспертное мнение
Нормы Положения № 368 не устанавливают критериев, по которым следует оценивать достаточность вклада определенного лица в процесс создания и (или) использования объекта промышленной собственности, достаточный для признания за таким лицом права на вознаграждение. Тем самым вопрос о том, кого следует относить к числу лиц, оказавших содействие созданию и (или) использованию объекта права промышленной собственности, дающее право на получение вознаграждения, смещается на уровень ЛПА конкретной организации, в которой осуществляется выплата такого вознаграждения.
Кроме того, к числу лиц, имеющих право на получение вознаграждения (компенсации), следует отнести наследников авторов объектов права промышленной собственности. В Положении № 368 наследники авторов не упоминаются. В то же время п. 3 ст. 6 Закона № 160-З предусмотрено, что право на вознаграждение за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец или на получение компенсации переходит только к наследникам автора (соавторов). Пунктом 7 ст. 10 Закона № 214-З определено, что право на вознаграждение или получение компенсации за служебную топологию неотчуждаемо и переходит только к наследникам автора. Закон № 3725-XII подобных норм не содержит, однако это не исключает перехода права на получение вознаграждения по наследству и в отношении сортов растений.
В отношении права на получение вознаграждения (компенсации) как имущественного права должны применяться общие положения о наследовании. Согласно ст. 1033 ГК в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя:
1) права членства (участия) в коммерческих и других организациях, являющихся юрлицами, если иное не установлено законом или учредительными документами;
2) право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;
3) права и обязанности по алиментным обязательствам;
4) права на пенсии, пособия и другие выплаты на основании законодательства о труде и соцобеспечении;
5) личные неимущественные права, не связанные с имущественными. Очевидно, что право на получение вознаграждения (компенсации) к таким случаям не относится.
Кроме того, в отношении вознаграждения, причитающегося лицам, оказавшим содействие созданию и (или) использованию объекта права промышленной собственности, должны применяться правила о наследовании.
Экспертное мнение
Вопрос о том, на кого возлагается обязанность по выплате вознаграждений, предусмотренных Положением № 368, требует отдельного рассмотрения. Согласно п. 4 Положения № 368 выплата вознаграждения автору (соавторам) за создание и использование объекта права промышленной собственности, а также лицам, содействующим его созданию и использованию, осуществляется обладателем имущественных прав на объект права промышленной собственности. В связи с этим возникает сложность в определении обязанного субъекта. В Законе № 160-З, Законе № 3725-XII, Законе № 214-З не используется термин «имущественные права». Патент (свидетельство) удостоверяет исключительное право, которое по своей природе является имущественным правом. Однако термин «имущественные права» представляется более широким по своему содержанию, поскольку наряду с исключительным правом включает и право на получение патента. Кроме того, термин «обладатель имущественных прав» может применяться и в отношении лица, заключившего с патентообладателем лицензионный договор, по которому предоставляется право использования объекта. Означает ли это, что лицом, обязанным выплачивать предусмотренное Положением № 368 вознаграждение, может быть не только патентообладатель, но и лицо, использующее объект права промышленной собственности по лицензии? Закон № 160-З, Закон № 3725-XII содержат одинаковые нормы, определяющие что «…вознаграждение выплачивается в размере, определяемом соглашением между работником и нанимателем». Таким образом, первоначально обязанность по выплате вознаграждения возлагается на нанимателя. В случае если наниматель уступает право получения патента другому лицу, именно это другое лицо, получив патент, становится обязанным выплачивать вознаграждение. Кроме того, в силу ст. 294 ГК возможна и ситуация возложения обязанности по выплате вознаграждения на лицо, с которым патентообладателем будет заключен лицензионный договор.
Наиболее четко лицо, обязанное выплачивать вознаграждение, определено в п. 4 ст. 10 Закона № 214-З: «…размер вознаграждения автору за создание и использование служебной топологии устанавливается заключенным в письменной форме договором между ним и нанимателем, или другим лицом, которому передано право на ее регистрацию, или третьим лицом, которому передано исключительное право на служебную топологию». Приведенная норма однозначно определяет, что плательщиком вознаграждения должно выступать лицо, обладающее свидетельством на топологию, при этом речь идет только о тех топологиях, которые изначально имели статус служебных.
Минимальные размеры вознаграждения и компенсации
Основное значение Положения № 368 состоит в закреплении минимальных размеров вознаграждения, которые определены в п. 8 Положения № 368.
Минимальный размер вознаграждения, выплачиваемого авторам за создание объекта права промышленной собственности, составляет 10 БВ. При этом согласно п. 12 Положения № 368 вознаграждение за создание выплачивается за один объект права промышленной собственности, независимо от количества авторов, указанных в патенте (свидетельстве). Распределение вознаграждения между соавторами осуществляется по их договоренности.
Примечание от Нормативка.by
Для уточнения актуальных данных о размере БВ рекомендуем использовать справочную информацию «Размер базовой величины в Республике Беларусь».
Если решение не было запатентовано, сумма вознаграждения за создание объекта распределяется между лицами, указанными в направленном нанимателю уведомлении о создании служебного объекта права промышленной собственности. Как следует из нормы п. 13 Положения № 368, распределение вознаграждения осуществляется «…с учетом вклада каждого автора в его создание, указанного в уведомлении».
Минимальный размер вознаграждения, выплачиваемого авторам за использование объекта права промышленной собственности, составляет 10 % от прибыли, приходящейся на объект права промышленной собственности, в т.ч. от прибыли по лицензионным и иным договорам, остающейся после уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей, полученной обладателем имущественных прав на объект права промышленной собственности, либо в размере 30 БВ.
Минимальный размер компенсации составляет 10 БВ за один объект права промышленной собственности для авторов и 4 БВ для лиц, содействующих его созданию.
Минимальный размер вознаграждения за создание объекта, выплачиваемого лицам, содействующим его созданию, составляет 4 БВ, а минимальный размер вознаграждения за использование – 3 % от прибыли, приходящейся на объект права промышленной собственности, либо 10 БВ за полный год использования.
Экспертное мнение
При определении вознаграждения в виде процента от прибыли наиболее сложным представляется толкование формулировки «…приходящейся на объект права промышленной собственности». Трудностей не возникает в том случае, когда речь идет о прибыли, получаемой на основании лицензионного договора. Если же речь идет об определении прибыли, получаемой от реализации продукции, формулировка «…приходящейся на объект промышленной собственности», очевидно, предполагает определение доли в стоимости проданной продукции, которую занимает объект права промышленной собственности. Сделать это можно через постановку объекта права промышленной собственности на бухгалтерский учет в качестве нематериального актива и его амортизацию.
Примечание
Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов и Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов в бюджетных организациях утверждены постановлением Минфина от 30.04.2012 № 25.
Норма ч. 2 п. 8 Положения № 368 предусматривает, что вознаграждение за использование как авторам, так и лицам, оказавшим содействие, может быть исчислено иным способом. Иной способ может, в частности, предполагать исчисление вознаграждения в виде процента от выручки, полученной при реализации продукта, в котором применен объект права промышленной собственности (при этом размер процента, очевидно, будет ниже, чем размер процента, исчисляемый от прибыли). В любом случае принципиально важной является норма п. 8 Положения № 368, согласно которой размеры вознаграждения и компенсации не могут быть ниже соответствующих размеров вознаграждения и компенсации в БВ, установленных Положением № 368. Иными словами, независимо от того, какой алгоритм расчета вознаграждения будет использован сторонами, автор (лицо, оказавшее содействие) должен получить его в размере не менее чем 30 и 10 БВ соответственно за полный год использования объекта.
Специальные правила в отношении вознаграждения за использование предусмотрены п. 9 Положения № 368 для 2 категорий субъектов: государственных юрлиц; иных юрлиц, обладающих имущественными правами на объекты промышленной собственности, созданные в процессе осуществления инновационной деятельности. При этом в обоих случаях речь идет о вознаграждении за использование, осуществляемое в форме заключения лицензионных и иных договоров.
В отношении государственных юрлиц и хозобществ, в отношении которых государство, являясь владельцем долей (акций), может определять принимаемые обществом решения, размер вознаграждения определен императивно: 40 % полученных по лицензионным и иным договорам средств, оставшихся в распоряжении этих юрлиц после уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в бюджет и государственные внебюджетные фонды. Указанная норма почти дословно повторяет соответствующую норму Указа № 441 с той разницей, что в Указе № 441 называются лицензионные договоры, договоры о предоставлении объектов права промышленной собственности либо права на их использование, а приведенная норма Положения № 368 называет «лицензионные и иные договоры». Также следует обратить внимание на то, что размер вознаграждения определен императивно. Как соотносить указанную норму с п. 10 Положения № 368, предусматривающим, что максимальный размер вознаграждения или компенсации не ограничивается? С учетом того что норма о размере вознаграждения в размере 40 % определена Указом № 441, она в рассматриваемой ситуации имеет приоритет.
Применительно ко второй категории обязанных лиц названные 40 % от полученных правообладателем средств являются минимальным размером вознаграждения. Указанная норма является повторением ч. 3 ст. 37 Закона № 425-З.
Экспертное мнение
Принципиально важно определить, какие объекты права промышленной собственности следует относить к «созданным в порядке осуществления инновационной деятельности». Указанное в ст. 1 Закона № 425-З определение инновационной деятельности как деятельности по преобразованию новшества в инновацию допускает максимально широкое применение указанной нормы. В связи с этим возникает вопрос о том, как соотносится минимальный размер вознаграждения, предусмотренный в п. 8 Положения № 368 (10 % от чистой прибыли по лицензионным договорам), и норма, устанавливающая больший размер (не менее 40 % от чистой прибыли по лицензионным и иным договорам). Однозначно к инновационной деятельности можно относить выполнение программ инновационного развития, а также отдельных инновационных проектов. Также объективным критерием оценки деятельности как инновационной может быть включение соответствующего товара в перечень инновационных товаров, утв. постановлением Совета Министров от 05.12.2013 № 1042.
Говоря о минимальных размерах вознаграждения (компенсации), следует отметить п. 8 Положения № 368, предоставляющий лицу, обязанному выплачивать вознаграждение, право применять понижающий коэффициент 0,25 к минимальным размерам вознаграждения (компенсации), если речь идет о полезных моделях и промышленных образцах, а также изобретениях и топологиях интегральных микросхем, в случае принятия нанимателем решения о сохранении их в тайне, а также к сортам растений, если патент не будет получен по обстоятельствам, зависящим от нанимателя. Формулировка о том, что лицо, обязанное выплачивать вознаграждение, вправе применять понижающий коэффициент, представляется некорректной, т.к. она может восприниматься как дающая право обязанному лицу в одностороннем порядке определять размер вознаграждения. Такое толкование вступает в противоречие с нормами Закона № 160-З, Закона № 3725-XII, Закона № 214-З, предусматривающих, что размер вознаграждения определяется соглашением сторон.
Такое особое отношение к полезным моделям и промышленным образцам объясняется тем, что при выдаче патентов на эти объекты права промышленной собственности применяется явочная процедура, в рамках которой не проводится патентная экспертиза, удостоверяющая соответствие этих объектов установленным в законе условиям патентоспособности, что, в свою очередь, дает основание ставить под сомнение патентоспособность таких объектов. Поэтому указанную норму следует толковать как устанавливающую специальный минимальный размер вознаграждения: для полезных моделей и промышленных образцов минимальный размер за создание составляет 2,5 БВ, а за использование – 2,5 % от чистой прибыли, приходящейся на объект, либо 7,5 БВ за полный год использования. Применение к изобретениям и топологиям, в отношении которых нанимателем принято решение о сохранении в тайне, а также к сортам растений, не запатентованным по вине нанимателя, указанного понижающего коэффициента можно объяснить тем, что охраноспособность таких решений не была подтверждена в рамках патентной экспертизы.
Максимальный размер вознаграждения авторам (соавторам) за создание и использование объекта права промышленной собственности по общему правилу не ограничивается. В то же время согласно ч. 2 п. 10 Положения № 368 выплата вознаграждения за создание и использование полезных моделей и промышленных образцов в размере, превышающем установленные Положением № 368 минимальные размеры, осуществляется с учетом результатов информационного поиска в отношении соответствующего объекта права промышленной собственности, проведенного в установленном порядке, и заключения по результатам такого поиска, а также экономического эффекта от их использования. При этом речь идет о размере вознаграждения без понижающего коэффициента.
Информационный поиск относится к категории патентных исследований, а порядок его проведения установлен СТБ 1180-99 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения». Целью информационного поиска является ответ на вопрос о соответствии полезной модели или промышленного образца установленным законом условиям патентоспособности, в первую очередь требованию мировой новизны.
Порядок определения экономического эффекта от использования объекта промышленной собственности законодательно не регламентирован, поэтому может осуществляться в соответствии с критериями, определенными самой организацией.
Экспертное мнение
Указанные выше нормы в значительной степени усложняют возможность выплаты вознаграждения авторам полезных моделей и промышленных образцов в размере, превышающем минимальный. В результате это может побуждать лиц, обязанных выплачивать вознаграждение, ограничивать его минимальным размером. Если же к рассматриваемому вопросу подойти формально, следует обратить внимание на то, что законы в области права промышленной собственности позволяют законодательно устанавливать только минимальный размер вознаграждения, а постановление Правительства, ограничивающее размер вознаграждения, вступает в противоречие с ними и в этой части не подлежит применению.
Основания для выплаты вознаграждения
По общему правилу основанием для выплаты всех видов вознаграждения (компенсации) должно выступать соглашение, заключаемое между автором (соавторами) объекта права промышленной собственности и нанимателем. Такой подход закреплен в Законе № 160-З, Законе № 3725-XII. Указанное правило отражено в п. 5 Положения № 368, предусматривающем, что отношения, связанные с выплатой вознаграждения или компенсации, регулируются соглашением сторон.
Примечание
В сборнике «Документационное обеспечение» приведена примерная форма договора между нанимателем и работником о создании, охране и использовании служебного объекта права промышленной собственности, который содержит условия о размере и порядке выплаты вознаграждения.
В этом же сборнике приведены примерные формы договора между нанимателем и работником, содействующим созданию и использованию служебного объекта права промышленной собственности, а также протоколов участия лиц, содействующих созданию служебного объекта права промышленной собственности, и лиц, содействующих использованию объекта права промышленной собственности. В этих протоколах предполагается отражение произведенных работ, а также доли вклада каждого из названных в нем лиц.
Экспертное мнение
В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона № 3725-XII в случае отсутствия соглашения между работником, создавшим служебный сорт растения, и нанимателем о размере выплаты вознаграждения наниматель должен выплатить вознаграждение в размере, который не может быть ниже размера, установленного Советом Министров. Фактически приведенная норма позволяет нанимателю, не заключая соглашения с автором служебного сорта, ограничиться выплатой минимального вознаграждения. Как эта норма соотносится с другой нормой Закона № 3725-XII, предусматривающей, что «…вознаграждение выплачивается в размере, определяемом соглашением между работником и нанимателем»? Коллизия 2 норм очевидна. Однако в любом случае выплата нанимателем минимального вознаграждения без заключения договора с автором не лишает последнего права требовать выплаты вознаграждения в большем размере, а при невозможности для сторон договориться о конкретном размере он должен быть определен судом.
Согласно п. 6 Положения № 368 документом, подтверждающим факт создания объекта права промышленной собственности, является патент (свидетельство), выданный НЦИС либо иным национальным или региональным органом по охране интеллектуальной собственности. В качестве патента, выданного региональным органом, может выступать патент на изобретение, выдаваемый Евразийским патентным ведомством (евразийский патент) и являющийся единым патентом, действующим на территории всех государств – участников Евразийской патентной конвенции от 09.09.1994.
Указание на иной, кроме НЦИС, национальный орган по охране интеллектуальной собственности может означать только национальное патентное ведомство иностранного государства. Таким образом, основанием для выплаты вознаграждения за создание объекта права промышленной собственности с точки зрения Положения № 368 может быть получение не только патента Республики Беларусь, но и иностранного патента. При этом следует обратить внимание на ч. 4 п. 3 Положения № 368, согласно которой «…вознаграждение за создание объекта права промышленной собственности выплачивается только за первый патент (свидетельство), полученный на этот объект промышленной собственности».
Факт создания изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральной микросхемы, в отношении которых нанимателем принято решение о сохранении в тайне, согласно ч. 2 п. 6 Положения № 368 подтверждается решением нанимателя о сохранении соответствующего объекта права промышленной собственности в тайне. На основании п. 3 Положения № 1957 наниматель обязан в 3-месячный срок со дня получения уведомления о создании служебного объекта сообщить работнику о подаче заявки в патентный орган, либо о принятом решении сохранить указанный объект в тайне, либо о передаче права на получение патента другому лицу.
Примечание
Примерная форма извещения по результатам рассмотрения уведомления о создании служебного объекта права промышленной собственности приведена в сборнике «Документационное обеспечение».
В ситуации, когда наниматель не получил патент на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, либо свидетельство на топологию интегральной микросхемы по поданной им заявке по зависящим от него причинам, согласно ч. 3 п. 6 Положения № 368 факт создания указанных объектов права промышленной собственности подтверждается заявлением, поданным работником, создавшим служебный объект, и содержащим уведомление об обнаружении таким работником факта неполучения нанимателем патента (свидетельства) по поданной им заявке по зависящим от него причинам.
Примечание
Примерная форма заявления о выявленном факте неполучения охранного документа на служебный объект права промышленной собственности приведена в сборнике «Документационное обеспечение». Указанная форма предполагает, что дата подачи такого заявления является началом исчисления 3-месячного срока для выплаты вознаграждения за создание объекта права промышленной собственности.
Если речь идет о выплате вознаграждения за использование объекта права промышленной собственности, документом, подтверждающим факт такого использования, может выступать акт, лицензионный или иной договор.
Примечание
Форма акта об использовании объекта права промышленной собственности приведена в сборнике «Документационное обеспечение».
Лицензионные договоры, заключаемые в отношении объектов права промышленной собственности, подлежат регистрации в патентном органе и без такой регистрации являются недействительными.
Как рассчитывается размер вознаграждения за использование объекта права промышленной собственности? Минимальный размер (как в процентах от прибыли, так и в БВ) определен за полный год использования объекта. В силу п. 8 Положения № 368, если объект права промышленной собственности используется в течение неполного года, размер подлежащего выплате вознаграждения исчисляется пропорционально времени его использования. Именно поэтому принципиально важным является определение даты, с которой следует исчислять срок использования. Согласно п. 7 Положения № 368 начало срока использования определяется по дате:
● подписания товарной накладной при продаже продукта, в котором применен объект права промышленной собственности;
● подписания акта ввода в эксплуатацию продукта, в котором применен объект права промышленной собственности, во внутрипроизводственном процессе;
● регистрации лицензионного договора в патентном органе;
● вступления в силу иного договора.
Положение № 368 допускает возможность исчисления срока использования объекта права промышленной собственности и до момента выдачи патента, т.е. до того, как определенное техническое или дизайнерское решение либо селекционное достижение формально станет объектом интеллектуальной собственности. Согласно ч. 2 п. 7 Положения № 368 начало такого срока использования в период с даты подачи заявки на выдачу соответствующего патента до даты публикации сведений о выдаче соответствующего патента может определяться по дате подписания товарной накладной при продаже продукта, в котором применен объект права промышленной собственности, отраженный в поданной заявке, либо по дате подписания акта о вводе продукта в эксплуатацию.
Примечание
Акт использования объекта права промышленной собственности составляется на основании сопоставительного анализа соответствующего объекта права промышленной собственности и продукта, в котором он применен. В сборнике «Документационное обеспечение» приведена примерная форма акта об использовании объекта права промышленной собственности, предполагающего комиссионное заключение об использовании в продукте (средстве производства, предмете потребления, технологии или иной продукции) соответствующего объекта права промышленной собственности, а также указание способа использования и даты, с которой такое использование осуществлялось.
На основании подп. 2.1 п. 2 Положения № 368 использованием объекта признается введение в гражданский оборот продукта, изготовленного с применением этого объекта, а также заключение лицензионного договора о предоставлении права на использование объекта (договора о предоставлении секрета производства (ноу-хау)). Очевидно, что речь идет только о тех секретах производства (ноу-хау), которые выступают формой охраны технических и дизайнерских решений, созданных наемными работниками, в отношении которых наниматель принял решение о сохранении в тайне.
Используемый для целей Положения № 368 термин «продукт» является родовым понятием, включающим все возможные варианты практического применения объекта права промышленной собственности: средства производства, предметы потребления, технологии, а также иную продукцию. Для сравнения можно привести определение продукта, данное для целей Закона № 160-З: «продукт означает предмет как результат человеческого труда (в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культуру клеток растений или животных)».
Определяя, что следует относить к продуктам, в которых применен объект права промышленной собственности, подп. 2.3 п. 2 Положения № 368 цитирует нормы законов, устанавливающих, что следует признавать использованием изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральной микросхемы, а также сорта растения.
Введением в гражданский оборот продукта для целей Положения № 368 признается его продажа, а также введение в эксплуатацию во внутрипроизводственном процессе.
Выплата вознаграждения
Определенные Положением № 368 минимальные размеры вознаграждения (компенсации) применяются независимо от количества соавторов (лиц, оказавших содействие созданию и (или) использованию). Согласно п. 13 Положения № 368 вознаграждение авторам за создание и использование объекта права промышленной собственности, созданного совместным творческим трудом нескольких авторов, выплачивается с учетом вклада каждого автора в его создание, указанного в уведомлении работником (автором) нанимателя при его создании.
Примечание
Примерная форма указанного уведомления приведена в сборнике «Документационное обеспечение». Форма уведомления содержит справку о творческом вкладе каждого из работников в создание предполагаемого служебного объекта права промышленной собственности.
Аналогичный принцип применяется в отношении распределения вознаграждения между лицами, получающими вознаграждение за содействие созданию и использованию объекта права промышленной собственности, доли в выплачиваемом вознаграждении определяются в протоколе, примерная форма которого приведена в сборнике «Документационное обеспечение».
Такие же правила применяются при выплате соавторам компенсации.
Сроки выплаты всех видов вознаграждения, а также компенсации определены в п. 11 Положения № 368. Вознаграждение за создание объекта выплачивается единовременно в 3-месячный срок после выдачи патентным органом патента (свидетельства).
Экспертное мнение
Указанная формулировка представляется недостаточно корректной. С одной стороны, Закон № 160-З, Закон № 3725-XII содержат норму о том, что выдача патента осуществляется патентным органом в течение 5 дней со дня публикации сведений о патенте в соответствующем официальном бюллетене патентного органа. Проблема состоит в том, что патентообладатель может не явиться за получением патента, а процедура пересылки патента по почте законодательно не регламентирована. Поэтому дату, с которой должен исчисляться указанный в Положении № 368 3-месячный срок, следует уточнить в ЛПА, регулирующем вопросы выплаты вознаграждения за создание и использование объектов права промышленной собственности, и (или) в заключаемом сторонами соглашении.
Применительно к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, топологиям интегральных микросхем нанимателю, которому принадлежит право получения патента (право на регистрацию топологии) и которым принято решение о сохранении в тайне, вознаграждение за создание объекта должно быть выплачено в 3-месячный срок, исчисляемый с момента принятия такого решения.
Вознаграждение за использование выплачивается в следующие сроки:
● автору (соавторам) – в 3-месячный срок с даты окончания отчетного периода, определяемого соглашением сторон;
● лицам, содействующим его использованию, – в месячный срок после выплаты вознаграждения автору (соавторам).
Особый порядок выплаты вознаграждения применяется в отношении руководителей госорганизаций, если плательщиком выступает сама госорганизация. Согласно п. 14 Положения № 368 такая выплата осуществляется по согласованию с госорганом (организацией), заключившим контракт с указанным руководителем.
