Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием: вопросы теории и практики. Часть 1
Читать «Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием: вопросы теории и практики. Часть 2»
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 31 мая 2021 г.
Рассматриваются теоретические и практические аспекты досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.
СОДЕРЖАНИЕ
Пункт 1. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием: национальное законодательство и международные договоры
Пункт 2. Теоретические аспекты
Пункт 3. Анализ правоприменительной практики
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
● Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК России)
● Гражданский кодекс (далее – ГК)
● Гражданский процессуальный кодекс (далее – ГПК)
● Закон от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон № 2181-XII)
● Положение о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утв. постановлением Совета Министров от 28.12.2009 № 1719 (далее – Положение № 1719)
● постановление Пленума Верховного Суда от 28.09.2005 № 9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания» (далее – Постановление № 9)
Пункт 1. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием: национальное законодательство и международные договоры
Спецификой товарного знака как объекта интеллектуальной собственности является то, что действие его правовой охраны поставлено в зависимость от реального использования. В случае неиспользования знака его правовая охрана может быть прекращена досрочно, а обозначение, охранявшееся в качестве товарного знака, доступно для регистрации на имя нового владельца.
Как отмечают исследователи, институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием преследует 2 основные цели: с его помощью можно «освободить место» в государственном реестре товарных знаков с целью предоставления возможности другим лицам регистрации обозначений, сходных с неиспользуемым знаком, а также предотвратить недобросовестную регистрацию товарных знаков без намерения их реального использования1. При этом следует отметить, что споры, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков, являются одной из самых распространенных категорий споров, возникающих по поводу данного объекта интеллектуальной собственности.
В каких случаях возникает необходимость досрочного прекращения правовой охраны товарного знака?
Обозначение, являющееся товарным знаком одного субъекта, в силу присущих ему свойств (информативность, эстетичность, благозвучие и т.п.) может представлять интерес для других участников рынка. При этом, если владелец товарного знака продолжительное время его не использует, не отказываясь от него, у другого лица может возникать обоснованный интерес в прекращении действия регистрации знака с последующим заявлением своих притязаний на такое обозначение и его регистрацию в качестве своего товарного знака.
Неиспользуемый товарный знак может быть тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, охраняемым в зарубежных государствах на основании международной регистрации. При попытке иностранного правообладателя расширить действие международной регистрации на территорию Беларуси он сталкивается с отказом национального патентного ведомства, основанным на существовании национальной регистрации тождественного (сходного до степени смешения) обозначения.
Поскольку конфликт интересов возникает у лиц, производящих (намеревающихся производить) однородные товары, следует сразу определить указанное понятие. Согласно определению, приведенному в п. 1 Положения № 1719, однородными признаются товары, относящиеся к одному и тому же роду (виду), которые при маркировке сходными товарными знаками могут создавать у потребителя представление о принадлежности их одному производителю. В литературе представлено следующее определение: «однородные товары – это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции»2.
Следует назвать и такую причину для досрочного прекращения охраны неиспользуемого знака: существование зарегистрированных, но не используемых товарных знаков увеличивает нагрузку на патентный орган, который должен учитывать такие знаки при проведении экспертизы поданных заявок, проводя проверку заявляемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения в отношении однородных товаров.
Причины неиспользования товарного знака могут быть различными, как объективно не зависящими от владельца, так и полностью зависящими от него. Объективными причинами неиспользования знака может быть изменение конъюнктуры рынка, приводящее к невостребованности товара (работы, услуги), маркируемого (сопровождаемого) товарным знаком, изменение законодательства, определяющего условия работы на рынке, установление запретов со стороны государства, делающее невозможным производство или реализацию определенного товара, утрата лицензии на право осуществления определенного вида деятельности и т.п.
Товарные знаки могут не использоваться их владельцами и по субъективным причинам. Они могут регистрироваться как «защитные», изначально предназначенные не для использования, а для противодействия регистрации сходных товарных знаков конкурентами. Кроме того, достаточно распространенной до недавних пор была практика регистрации товарных знаков «на продажу» лицами, не имевшими реального намерения их использовать по прямому назначению, чему во многом способствовали нормы отечественного законодательства о товарных знаках, допускающие их регистрацию на имя физлица независимо от его регистрации в качестве ИП, а также действовавшие до 01.01.2014 невысокие ставки патентных пошлин.
Конфликт интересов лица, не использующего свой товарный знак, и лица, желающего использовать аналогичное обозначение для индивидуализации однородных товаров (работ, услуг), имеет законодательное решение. Впервые нормы о возможном досрочном прекращении охраны товарного знака появились в законе Швейцарии 1879 года. В настоящее время возможность досрочного прекращения охраны товарного знака в связи с его неиспользованием предусмотрена законодательством большинства стран мира, в т.ч. законодательством Беларуси.
Нормы о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков закреплены и в международных договорах. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в ст. 5C(1) предусматривает, что в случае, если в государстве – участнике Конвенции использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.
Более детально нормы о досрочном прекращении охраны товарного знака были изложены в заключенном в 1994 году в рамках Всемирной торговой организации Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее – Соглашение ТРИПС). Согласно ст. 19 Соглашения ТРИПС если использование является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее 3 лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий такому использованию. Обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничение импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, должны признаваться в качестве веских причин для неиспользования знака. Использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.
Положения Соглашения ТРИПС имеют принципиальное значение, поскольку их имплементация в национальное законодательство является условием членства во Всемирной торговой организации, которого Беларусь добивается более 25 лет. Поэтому процитированная норма требует более подробного анализа.
Во-первых, в Соглашении ТРИПС установлен минимальный срок непрерывного неиспользования знака как условие для прекращения его правовой охраны. Упоминаемый в Соглашении ТРИПС трехлетний срок неиспользования является разумно достаточным с точки зрения времени, необходимого владельцу товарного знака для налаживания производства товаров (оказания услуг), поиска покупателей, отработки логистических схем и др.
Во-вторых, из приведенной нормы следует, что досрочное прекращение охраны товарного знака возможно только в том случае, если владелец знака не докажет наличие обстоятельств, препятствовавших использованию и соответствующих понятию «веские причины». Соглашение ТРИПС не уточняет содержание указанного термина, отдавая этот вопрос на усмотрение национального законодателя и правоприменительной практики. Однако при этом обстоятельства, препятствовавшие использованию и не зависевшие от воли владельца, должны признаваться в качестве упомянутых веских причин, не позволяющих прекратить охрану знака; прямо названные ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, являются лишь частными случаями таких обстоятельств.
В-третьих, Соглашение ТРИПС требует признавать использованием товарного знака также использование, осуществляемое третьими лицами «под контролем» владельца знака. Соглашение ТРИПС не уточняет и тем самым не ограничивает национального законодателя в определении форм, в которых может выражаться такой контроль (лицензионный договор, договор франчайзинга, деятельность аффилированного лица и др.).
Обратимся к нормам национального законодательства. Возможность прекращения охраны товарного знака в связи с его неиспользованием была предусмотрена еще первоначальной редакцией Закона № 2181-XII. Нормативные правовые предписания Закона № 2181-XII в последующем претерпели определенные изменения. К числу наиболее значимых следует отнести состоявшуюся в 2009 году замену пятилетнего срока непрерывного неиспользования товарного знака, предусмотренного в первоначальной редакции Закона № 2181-XII, на трехлетний срок, что отражает стремление законодателя обеспечить ускорение реального использования товарных знаков на товарах, находящихся в гражданском обороте.
Действующие нормы о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака сформулированы следующим образом. Согласно п. 3 ст. 20 Закона № 2181-XII правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака без уважительных причин непрерывно в течение любых 3 лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано любым лицом в Верховный Суд Республики Беларусь по истечении указанных 3 лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
Законодатель также уточняет, что для целей прекращения правовой охраны товарного знака действия, рассматриваемые как использование товарного знака, но не связанные непосредственно с введением товаров в гражданский оборот, не могут быть признаны использованием товарного знака.
На основании ч. 4 п. 3 ст. 20 Закона № 2181-XII при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием должны быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам. Сразу следует уточнить, что «принятие во внимание» не означает безусловное сохранение товарного знака, в связи с чем возникает вопрос о соответствии нормы национального законодательства требованиям Соглашения ТРИПС.
Пункт 2. Теоретические аспекты
Перед тем как обратиться к анализу практики применения норм, посвященных досрочному прекращению правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, следует отметить, что рассматриваемый вопрос связан с рядом теоретических проблем. Наиболее глубоко указанная проблематика исследована российскими правоведами. Также вызывает интерес обширная правоприменительная практика, сложившаяся в Российской Федерации. Безусловно, в Беларуси сложилась своя правоприменительная практика в данной области. Несмотря на это, российская практика представляет интерес в связи с тем, что она неоднократно становилась объектом обзоров и обобщений со стороны судебных инстанций, а также стала основой для последующего существенного пересмотра законодательства.
Следует начать с вопроса о правовой природе отношений, возникающих при прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. В литературе можно встретить мнение о том, что законодательство предусматривает обязанность использовать товарный знак3. Более того, такой подход в свое время даже был воспринят российской судебной практикой, – в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 № СП-23/20 (далее – Справка по результатам обобщения судебной практики), говорится о том, что системное толкование ст. 1484 и 1486 ГК России позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него4.
Вывод о возложении на владельца товарного знака обязанности его использования, в свою очередь, позволяет отдельным исследователям определять досрочное прекращение охраны товарного знака в качестве меры гражданско-правовой ответственности, применяемой к правообладателю, нарушившему обязанность использования товарного знака5.
Иным образом природу возникающих правоотношений определил Конституционный Суд Российской Федерации, отметив в определении от 02.10.2003, что законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.
Однако более обоснованным представляется мнение о том, что право на использование товарного знака не является одновременно обязанностью его владельца. По справедливому суждению Ю.Т. Гульбина, «…страх утери охраны знака – это стимул к реализации прав на товарные знаки и мера повышения эффективности функции, выполняемой знаками, с целью максимального уменьшения количества «мертвых» или «спящих» товарных обозначений для более четкой товарной ориентации потребителя»6. К этому мнению присоединяется А.С. Ворожевич, отмечая, что «…если допустить, что использование товарного знака является гражданско-правовой обязанностью, то остается непонятно, в рамках какого правоотношения такая обязанность существует»7. Далее, отмечая, что «…для товарных знаков рациональным и добросовестным осуществлением прав владельцем является использование знака для индивидуализации товаров и услуг, получения репутационных преимуществ, сопряженных с атрибутированием производителю качественных продуктов…», а правообладатели зачастую действуют в противоречии с подобными ожиданиями законодателя – стремятся сохранить за собой товарный знак не с тем, чтобы его использовать, а для затруднения доступа на рынок иных субъектов, резервирования за собой товарных знаков для тех классов (услуг), которые они возможно захотят производить в будущем, осуществления бизнеса про продаже товарных знаков, получения прибыли от подачи исков о нарушении исключительного права и др., А.С. Ворожевич приходит к выводу о том, что прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием сближает данный институт с институтом борьбы со злоупотреблениями субъективным правом8.
Следующий теоретический вопрос связан с определением субъекта, правомочного требовать досрочного прекращения охраны товарного знака. Часть 3 п. 3 ст. 20 Закона № 2181-XII сформулирована предельно четко: «заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано любым лицом…». Очевидно, что в отсутствие специального определения термина «любое лицо» для целей Закона № 2181-XII таковым должен признаваться любой субъект гражданского права: любые юрлица вне зависимости от их участия в предпринимательской деятельности, граждане, а также государство (п. 3 ст. 1 ГК).
Однако практика применения отечественного законодательства пошла по иному пути. В Постановлении № 9 было указано, что лицо, заявившее требование о досрочном полном либо частичном прекращении в Республике Беларусь правовой охраны товарного знака или знака обслуживания, в силу ст. 6 ГПК должно доказать суду наличие заинтересованности в удовлетворении иска.
Указанный вывод заслуживает критической оценки по следующим причинам. Согласно ч. 1 ст. 6 ГПК заинтересованное лицо вправе в установленном порядке обращаться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом интереса. Процессуальная заинтересованность лица обусловлена наличием у него субъективного права или законного интереса, которые должны определяться нормами материального права. Применительно к заявляемому требованию о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака такое субъективное право в силу ч. 3 п. 3 ст. 20 Закона № 2181-XII есть у любого лица. Апеллирование же к ст. 6 ГПК в Постановлении № 9 приводит к тому, что норма процессуального права используется для ограничения сферы действия нормы материального права.
В части 2 п. 13 Постановления № 9 указывается, что такая заинтересованность, в частности, может выражаться: в намерении лица использовать товарный знак или знак обслуживания, о котором возник спор, на товарах, их упаковке или при оказании услуг; в наличии решения патентного органа об отказе лицу в предоставлении правовой охраны товарному знаку или знаку обслуживания в связи с его тождественностью либо схожестью до степени смешения с ранее зарегистрированным знаком. В большинстве судебных решений, вынесенных по искам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, именно эти обстоятельства рассматриваются как доказательства заинтересованности истца.
Однако отечественная судебная практика пошла еще дальше – суд, рассматривая споры о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, исходит из того, что истец должен доказать не только заинтересованность, но и возможность практического использования спорного знака. Уже в одном из первых судебных дел данной категории такой подход нашел свое отражение. В решении судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда от 09.11.2001 по иску немецкой компании к другой немецкой компании – HUGO BOSS AG о частичном досрочном прекращении действия на территории Республики Беларусь международных регистраций 6 товарных знаков, принадлежащих ответчику в отношении товаров и услуг 09 (приборы и инструменты), 14 (изделия ювелирные, бижутерия, часы), 16 (бумага, печатная продукция), 18 (изделия из кожи), 20 (мебель), 27 (ковры, покрытия), 28 (спортивные товары), 34 (табак, сигареты, принадлежности курительные), 35 (реклама, менеджмент) и 42 (научные исследования и разработки) классов по Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указав, что организация-ответчик не использует данные знаки на территории Республики Беларусь без уважительных причин непрерывно в течение 5 лет с даты регистрации каждого из них. Истец указал в заявлении, что заинтересован в досрочном частичном прекращении действия товарных знаков ответчика, т.к. намерен начать поставки в Беларусь ювелирных изделий в виде зажигалок и других ювелирных принадлежностей из драгметаллов, игрушек, спортивных товаров, одеколона, а также сигарет под маркой BOSS. Несмотря на установление в суде факта непрерывного пятилетнего неиспользования ответчиком 6 товарных знаков без уважительных причин с даты регистрации каждого из них, решением суда истцу было отказано в досрочном прекращении действия товарных знаков в отношении товаров и услуг 09, 14 (для 4 знаков полностью, для 2 знаков – частично), 16, 18, 20, 27, 28, 35 и 42-го классов, т.к. он не представил доказательств заинтересованности в исходе дела. Свое решение суд мотивировал тем, что основным видом деятельности организации-истца является производство табачных изделий, главным образом высококачественных сигарет и принадлежностей для курения, включающих изделия, покрытые драгметаллами (товары 34-го и частично 14-го класса по МКТУ). Кроме того, в Торговом реестре г. Гамбурга отсутствовали сведения об изменении либо расширении видов деятельности организации-истца. Соответственно, исковые требования были удовлетворены лишь в части досрочного прекращения правовой охраны всех товарных знаков ответчика в отношении всех товаров 34-го класса (табак, сигареты, принадлежности курительные) и 2 знаков в отношении части товаров 14-го класса (изделия ювелирные, бижутерия, часы) МКТУ. Как видно, возможность практического использования товарного знака была определена судом исходя из сферы деятельности истца на момент вынесения решения, что существенно выходит за пределы понятия «намерение использовать товарный знак», используемого в Постановлении № 9.
Вопрос об определении заинтересованности лица, требующего досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, и степени этой заинтересованности заслуживает более детального рассмотрения. Как отмечают специалисты, проблема определения заинтересованности лица, заявляющего в суде требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, в настоящее время является одной из наиболее актуальных в сфере охраны интеллектуальных прав9.
Пункт 3. Анализ правоприменительной практики
Как представляется, на формирование отечественной правоприменительной практики в свое время существенное влияние оказала практика, складывавшаяся в Российской Федерации. При этом следует отметить, что с принятием в 2006 году ч. 4 ГК России субъект, управомоченный требовать прекращения охраны товарного знака, в п. 1 ст. 1486 ГК был определен как «заинтересованное лицо», что существенно отличается от «любого лица», упомянутого в Законе № 2181-XII.
Первым документом, в котором было дано толкование термина «заинтересованное лицо», стало информационное письмо Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.05.2009 № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» (далее – Информационное письмо; Роспатент). Согласно позиции Роспатента, факт подачи заявки на госрегистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица, поскольку заявку на госрегистрацию товарного знака может подать любое лицо (юрлицо или ИП). Подача такой заявки не свидетельствует о том, что право на товарный знак, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, каким-либо образом нарушает права, затрагивает законные интересы, привело к причинению реального ущерба данному лицу как субъекту хозяйственной деятельности (п. 4 Информационного письма). По мнению Роспатента, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и имеющие намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, работ, услуг.
К числу заинтересованных, по мнению Роспатента, также могут быть отнесены и такие категории лиц, как:
● юрлица, обладающие исключительным правом на фирменное наименование, а также некоммерческие организации в случае, если собственное наименование юрлица тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении охраны, и юрлицо осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеет намерение реального использования в гражданском обороте этого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения для индивидуализации своих товаров, услуг;
● субъекты хозяйственной деятельности, которым принадлежат исключительные права использования коммерческих обозначений, тождественных или сходных до степени смешения со спорным товарным знаком, осуществляющие предпринимательскую деятельность в той области, к которой относится спорный знак, а также имеющие намерение реального использования этого товарного знака или сходного с ним обозначения;
● владельцы иностранных товарных знаков, охраняемых в отношении однородных товаров, услуг, имеющие намерение распространить действие принадлежащего им исключительного права на территорию Российской Федерации.
В Справке по результатам обобщения судебной практики отмечается, что «…в числе прочих заинтересованным лицом может быть признан администратор доменного имени, в том числе физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя, если к нему правообладателем предъявлены требования о защите исключительных прав на товарный знак в связи с включением в доменное имя обозначения, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, в связи с его использованием для индивидуализации товаров либо услуг, однородных товарам либо услугам, для которых этот знак зарегистрирован, если администратор такого доменного имени начал использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, до регистрации противопоставленного товарного знака и данное обозначение стало известно благодаря лицу, использовавшему это обозначение в доменном имени» (п. 6 Справки по результатам обобщения судебной практики)10.
Однако такой подход к решению проблемы досрочного прекращения правовой охраны неиспользуемых товарных знаков заслуживает критической оценки. Российский правовед С.В. Михайлов определил подход Роспатента как реализацию концепции определения круга заинтересованных лиц путем перечисления позитивных критериев, соответствие которым такие лица должны подтвердить при подаче заявления, соответственно, все лица, «не соответствующие» позитивным критериям, не являются заинтересованными11. Опираясь на такой принцип гражданского права, как автономия воли участников гражданских правоотношений (все лица осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе), этот автор отмечает, что проблема определения заинтересованного лица является универсальной для гражданского права. По мнению С.В. Михайлова, поскольку связанные с исключительным правом на товарный знак правоотношения являются абсолютными, его участниками является неограниченный круг лиц, соответственно, заявителем о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть любое лицо, являющееся участником абсолютных правоотношений, предметом которых является оспариваемый товарный знак. К числу таких лиц автор относит все юрлица, которые могут быть владельцами товарных знаков, ИП, а также физлиц – владельцев доменных имен, которые свой законный интерес основывают на обладании доменным именем12.
Критикуя подход Роспатента, С.В. Михайлов отмечает следующее: во-первых, невольно создается конструкция, при которой реализация права на прекращение прав на неиспользуемый товарный знак ставится в зависимость от предварительных действий, связанных с обоснованием своего права. Во-вторых, коммерческие участники гражданского оборота по общему правилу наделены универсальной правоспособностью и могут в любой момент принять решение о начале деятельности в той сфере, к которой относится неиспользуемый товарный знак, при этом именно обладание определенным товарным знаком может являться основанием для принятия решения о начале деятельности в определенной области». Поэтому, по мнению С.В. Михайлова, требование к заявителю «обосновать» суду реальность намерений по использованию оспариваемого товарного знака и подтвердить свою деятельность в аналогичной коммерческой сфере фактически вступает в коллизию с универсальной правоспособностью коммерческих лиц13. Приведенную точку зрения разделяют и другие авторы14.
В то же время российская судебная практика изначально пошла по пути возложения на заинтересованное лицо обязанности доказывать реальность своих намерений по использованию оспариваемого товарного знака. В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 14503/10 по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Стрижамент/Strigament» было отмечено, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. Указанный подход был подтвержден в Обзоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором, в частности, было отмечено, что «…факт подачи заявки… о регистрации собственного товарного знака с обозначением, сходным до степени смешения либо тождественным с оспариваемым товарным знаком, не может служить единственным и достаточным доказательством заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Вместе с тем и отсутствие факта обращения истца в Роспатент c заявкой о регистрации собственного товарного знака… не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим об отсутствии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака»15.
Комментируя указанную практику, российский правовед В.А. Химичев формулирует алгоритм доказывания обстоятельств заинтересованности: в первую очередь в предмет доказывания входит установление обстоятельств того, является ли заявитель производителем однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака; далее устанавливаются обстоятельства осуществления необходимых подготовительных действий к использованию спорного обозначения в своей деятельности, затем – обстоятельства реального намерения использовать такое обозначение. В.А. Химичев отмечает, что только установление совокупности указанных обстоятельств может свидетельствовать о заинтересованности. По существу же доказываются только первые два обстоятельства, на основании которых суд может прийти к заключению о наличии (отсутствии) реального намерения использовать спорное обозначение, а затем – к выводу о заинтересованности. Осуществление необходимых подготовительных действий к использованию товарного знака тождественно действительности намерений (одно – неизбежное следствие другого). В том случае, если осуществлены недостаточные действия к использованию товарного знака, то заявителем не доказана заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака. Поэтому, по мнению В.А. Химичева, для вывода о заинтересованности нет необходимости делать промежуточный вывод о наличии (отсутствии) реального намерения использовать спорное обозначение16.
В последнем обобщении судебной практики, имеющем отношение к рассматриваемой проблематике, – постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» позиция в отношении требований, предъявляемых к заинтересованному лицу, была существенно смягчена, – согласно п. 165 указанного Постановления для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы «…совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового». В качестве такого свидетельства может выступать именно подача заинтересованным лицом заявки на регистрацию в качестве товарного знака сходного обозначения.
Как отмечают исследователи, «…поскольку законодателем критерии заинтересованности четко не определены, при разрешении вопроса о том, является ли лицо заинтересованным в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, в каждом конкретном случае следует исходить из фактических обстоятельств и совокупности имеющихся в деле доказательств»17. В связи с этим заслуживает внимания позиция В.А. Химичева, согласно которой неосуществление предпринимательской деятельности в той области, к которой относятся товары, услуги, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, само по себе не является определяющим для вывода об отсутствии заинтересованности, поскольку заинтересованность может быть основана на ином законном интересе и проявляться не только в намерении и возможности самостоятельно производить продукцию18.
Возвращаясь к отечественной практике разрешения споров, связанных с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, следует обратить внимание на ч. 3 п. 13 Постановления № 9, согласно которой в случае, если в суде истцом не будет доказано наличия заинтересованности в разрешении спора в его пользу, даже при установлении факта неиспользования знака без уважительных причин непрерывно в течение 3 лет, правовая охрана знака досрочно судом не может быть прекращена. В качестве примера можно привести решение Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда от 22.04.2013 по иску ООО «А» к гражданину К. о досрочном прекращении правовой охраны в Республике Беларусь товарного знака «ЗАГОРА» в отношении всех товаров и услуг 30-го и 35-го классов МКТУ. Ответчик не представил суду доказательств надлежащего использования товарного знака, а также не представил доказательств наличия уважительных причин его неиспользования. В обосновании иска к гражданину К. истец ссылался на отказ патентного органа в предоставлении правовой охраны обозначению «ЗАГОРА» на имя истца в отношении однородных товаров 30-го класса МКТУ как на доказательство своей заинтересованности в досрочном прекращении охраны товарного знака ответчика. Судом было установлено, что до момента рассмотрения спора основным видом деятельности истца была торговля товарами, а не их производство, не осуществлялись какие-либо подготовительные действия, свидетельствующие о его намерении использовать спорное обозначение в отношении указанных товаров на территории Республики Беларусь. Судом было отмечено, что доказательств тому, что ООО «А» намерено производить товары, относящиеся к 30-му классу МКТУ, истцом не было представлено. В связи с этим суд пришел к выводу о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие реальное намерение истца использовать в гражданском обороте на территории Республики Беларусь обозначение «ЗАГОРА» для индивидуализации товаров 30-го класса МКТУ: кондитерские изделия, изделия кондитерские мучные, крекеры, пряники, печенье, готовые завтраки из продуктов, включенных в данный класс. Учитывая, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, суд отказал ООО «А» в удовлетворении исковых требований.
Библиография
1. Таболо, М.В. О недостатках статьи 1486 ГК РФ: когда не следует применять досрочное прекращение охраны товарного знака вследствие его неиспользования? / М.В. Таболо // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2017. – № 5. – Режим доступа: http://electronic.ruzh.org/?q=ru/node/719.
2. Гульбин, Ю.Т. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака / Ю.Т. Гульбин // Имущественные отношения в РФ. – 2016. – № 3 (174). – С. 96.
3. Таболо, М.В. К вопросу о теоретическом понимании досрочного прекращения правовой охраны товарного знака / М.В. Таболо // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2016. – № 214. – С. 99–104.
4. Суд по интеллектуальным правам. Официальный сайт. – Режим доступа: https://ipc.arbitr.ru/about/docs_presidium.
5. Таболо, М.В. О недостатках статьи 1486 ГК РФ: когда не следует применять досрочное прекращение охраны товарного знака вследствие его неиспользования? / М.В. Таболо // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2017. – № 5. – Режим доступа: http://electronic.ruzh.org/?q=ru/node/719.
6. Гульбин, Ю.Т. Указ. соч. – С. 94.
7. Ворожевич, А.С. Прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования: российский и зарубежный опыт / А.С. Ворожевич // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2014. – № 5. – С. 28.
8. Там же. – С. 30.
9. Михайлов, С.В. К вопросу об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием / С.В. Михайлов // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2014. – № 4. – С. 42.
10. Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием [Электронный ресурс]: утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 г. № СП-23/20 // Суд по интеллектуальным правам. Официальный сайт. – Режим доступа: https://ipc.arbitr.ru/about/docs_presidium.
11. Михайлов, С.В. Указ. соч. – С. 42.
12. Там же. – С. 43, 44.
13. Там же. – С. 44.
14. Красноперова, А.В. Проблемы определения заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием / А.В. Красноперова // Наука, техника и образование. – 2015. – № 9. – С. 69.
15. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2015. – № 11.
16. Химичев, В.А. Установление обстоятельств заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака / В.А. Химичев // Журнал суда по интеллектуальным правам. – 2013. – № 2. – С. 32, 33.
17. Паксимади, Е.Э. Возможность признания обозначения общеизвестным как основание для досрочного прекращения охраны товарного знака / Е.Э. Паксимади // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина. – 2017. – № 6. – С. 110.
18. Химичев, В.А. Указ. соч. – С. 32–34.
