Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием: вопросы теории и практики. Часть 2

Читать «Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием: вопросы теории и практики. Часть 1»

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 7 июня 2021 г.

Анализируются условия, при наличии которых возможно досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. Акцентируется внимание на спорах, связанных с прекращением правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

● Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК России)

● Гражданский кодекс (далее – ГК)

● Закон от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон № 2181-XII)

● постановление Пленума Верховного Суда от 28.09.2005 № 9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания» (далее – Постановление № 9)

СОДЕРЖАНИЕ

Пункт 1. Условия, при наличии которых возможно досрочное прекращение правовой охраны товарного знака

Пункт 2. Использование товарного знака как основание для сохранения его правовой охраны

Пункт 3. Споры, связанные с прекращением правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Пункт 1. Условия, при наличии которых возможно досрочное прекращение правовой охраны товарного знака

В статье 20 Закона № 2181-XII определены условия, при наличии которых возможно досрочное прекращение правовой охраны товарного знака. В их числе законодатель назвал:

● факт непрерывного неиспользования товарного знака в течение трехлетнего срока;

● отсутствие оснований для сохранения товарного знака за его владельцем.

Очевидно, что термин «неиспользование» означает отсутствие использования. Термин «использование товарного знака» раскрыт в п. 1 ст. 20 Закона № 2181-XII. Согласно указанной норме использование товарного знака для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, осуществляется в т.ч. путем применения товарного знака:

● на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию Республики Беларусь в целях введения в гражданский оборот, а также на этикетках, упаковках таких товаров;

● на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

● при выполнении работ и (или) оказании услуг;

● в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь;

● в сети Интернет (в т.ч. в доменном имени, при иных способах адресации).

Однако применительно к досрочному прекращению правовой охраны товарных знаков не любое из названных действий может быть принято во внимание, – согласно ч. 2 п. 3 ст. 20 Закона № 2181-XII действия, не связанные непосредственно с введением товаров в гражданский оборот, не могут быть признаны использованием товарного знака.

Порядок применения ст. 20 Закона № 2181-XII разъясняется в Постановлении № 9. Согласно п. 12 Постановления № 9 суду следует проверить объемы использования знака с учетом характера товаров, срок и территорию использования, соответствие используемого обозначения зарегистрированному, соответствие перечня товаров, указанных в регистрации, фактически маркируемым товарам и др. При этом применение товарного знака в рекламе, на бланках, ярлыках, эмблемах, фирменных пакетах и т.п. может быть признано использованием лишь в том случае, если у владельца имеются уважительные причины неиспользования знака непосредственно на товаре или его упаковке.

Использование товарного знака должно осуществляться в отношении всех товаров, в отношении которых указанный знак зарегистрирован. Как было отмечено в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 № СП-23/20 (далее – Справка по результатам обобщения судебной практики), неисполнение правообладателем обязанности использовать товарный знак для индивидуализации каждого из товаров либо услуг, перечисленных в свидетельстве о регистрации товарного знака, влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров либо услуг, для индивидуализации которых товарный знак не используется (п. 10 Справки по результатам обобщения судебной практики)¹. Однако в отечественной судебной практике встречаются примеры иного подхода.

Судебная практика.

Решением Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь было отказано в удовлетворении иска ООО «Я» (Российская Федерация) к СП ОАО «С» (Республика Беларусь) о досрочном прекращении правовой охраны в Республике Беларусь товарного знака «Чио-Рио» в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) – «кондитерские изделия». Истец является владельцем международной регистрации товарного знака «ЧИО-РИО/CHIO-RIO» в отношении товаров 30-го класса МКТУ: «ароматизаторы; вафли; торты; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; йогурт замороженный (мороженое); карамели; конфеты; крекеры; кус-кус (манная крупа); кушанья мучные; лапша; леденцы; изделия желейные фруктовые (кондитерские); крем заварной; мороженое; мороженое фруктовое; пастилки (кондитерские изделия); птифуры (пирожные); печенье; пироги; попкорн; порошки для изготовления мороженого; приправы; пряники; тесто для кондитерских изделий; сладости; сухари; торты фруктовые». Решением патентного органа Республики Беларусь истцу было отказано в предоставлении правовой охраны данному знаку по международной регистрации на территории Республики Беларусь в отношении всех заявленных товаров 30-го класса МКТУ в связи с его сходством до степени смешения с товарным знаком «Чио-Рио», зарегистрированным на имя ответчика с более ранним приоритетом в отношении товаров 30-го класса МКТУ – «кондитерские изделия». Судом было установлено, что в Российской Федерации истец является производителем кондитерской продукции, в частности, печенья, тортов с различными наполнителями, конфет, вафель в ассортименте, зефира, ириса, халвы и халвичных конфет, драже в ассортименте и др., которая поставляется в Республику Беларусь. Представитель истца заявил, что ответчик применял товарный знак «Чио-Рио» на транспортной упаковке товара, в товарно-сопроводительных документах и в торговой сети на ценниках пирожных «Чио-Рио». Вместе с тем такое использование знака, являясь, по его мнению, недостаточным и неэффективным, не может быть расценено как реальное использование товарного знака в отношении товаров 30-го класса МКТУ «кондитерские изделия» в связи с незначительными объемами производства ответчиком пирожного «Чио-Рио», реализацией его только в фирменных магазинах СП ОАО «С».

В удовлетворении заявленных требований истцу было отказано. В обосновании решения суд, «…установив факт производства ответчиком кондитерского изделия – пирожного «Чио-Рио», применение товарного знака на упаковках товара, ценниках при его реализации в торговой сети, в документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, а также факты реализации пирожного «Чио-Рио» на территории Республики Беларусь…», пришел к выводу о том, что товарный знак использовался для индивидуализации товаров 30-го класса МКТУ и подобное использование следует признать достаточным для сохранения прав на товарный знак. Довод представителя истца о том, что ответчик – СП ОАО «С» не подтвердил факт использования оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ, по мнению суда, является несостоятельным, «…поскольку использование знака хотя бы в отношении одного из товаров, для которых он зарегистрирован, может считаться использованием знака для всех товаров в перечне зарегистрированных товаров, которые являются однородными с используемым товаром».

В силу п. 2 ст. 20 Закона № 2181-XII использованием товарного знака может признаваться его использование с незначительными изменениями отдельных элементов, не влияющими на его различительную способность. Для пояснения указанной нормы можно обратиться к российской судебной практике. В пункте 164 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 (далее – Постановление № 10) отмечается, что при использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования. Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака, остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, – является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения. В Справке по результатам обобщения судебной практики отмечается, что использование товарного знака в значительно измененном виде (вид шрифта, словесного элемента, наличие, добавление или изменение изобразительных и неохраняемых элементов), т.е. в виде, который меняет его различительную способность, не является использованием товарного знака.

Условием прекращения правовой охраны товарного знака является трехлетний срок непрерывного неиспользования. Указанный период может иметь место в любое время после регистрации товарного знака, – владелец может как не начать использование зарегистрированного знака, так и прекратить его использование по истечении определенного времени. Принципиально важным является то, что в силу ч. 3 п. 3 ст. 20 Закона № 2181-XII заявление о досрочном прекращении охраны знака подается «…при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался». Это означает, что начало использования товарного знака его владельцем до момента подачи искового заявления исключает возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака. В пункте 11 Постановления № 9 отмечается, что любое использование при условии его реального характера прерывает льготный трехлетний срок возможного неиспользования знака.

В литературе высказывается мнение о том, что трехлетний срок неиспользования товарного знака после его госрегистрации является недостаточным в отношении таких видов товаров, как агрохимикаты и лекарственные средства; это обосновывается тем, что для введения таких товаров в оборот требуется получение разрешения специально уполномоченного госоргана, которое предполагает проведение исследований (испытаний) и требует продолжительного времени². Однако, как представляется, указанная ситуация охватывается понятием «уважительные причины неиспользования знака».

В российской правовой доктрине и правоприменительной практике сложилось единое мнение о том, что смена владельца товарного знака в период его неиспользования не имеет значения для решения вопроса о прекращении его охраны. Указанное положение закреплено в Постановлении № 10, согласно п. 163 которого «…учитывается использование или неиспользование товарного знака любыми правообладателями в трехлетний период».

Аналогичная норма содержится в Постановлении № 9, согласно ч. 3 п. 11 которого в случае заключения договора об уступке права на такой товарный знак или знак обслуживания либо лицензионного договора на использование товарного знака или знака обслуживания приобретатель права по договору не может воспользоваться новым льготным трехлетним сроком возможного неиспользования знака. Смысл этой нормы тот же – смена владельца товарного знака в период его неиспользования не может повлиять на решение о прекращении его правовой охраны. Отметим только, что указание лицензионного договора в данном контексте является необоснованным в связи с тем, что заключение лицензионного договора не влечет смены владельца товарного знака.

Как отмечает в своей статье председатель Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь Ж.Б. Шкурдюк, в случае, если на момент обращения с иском в суд у знака есть новый правообладатель по договору уступки, а трехлетний срок неиспользования знака, который истец указал в исковом заявлении, приходится на годы, когда знаком обладал первый владелец, к которому истец не обращался с иском, суд отказывает в иске о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака к новому правообладателю. В такой ситуации новый правообладатель не должен нести бремя ответственности за неиспользование знака без уважительных причин прежним правообладателем.

Пункт 2. Использование товарного знака как основание для сохранения его правовой охраны

Основанием для сохранения правовой охраны товарного знака является доказанное использование знака либо наличие уважительных причин неиспользования.

Как отмечает в своей статье Ж.Б. Шкурдюк, «…согласно сложившейся мировой практике, полностью поддерживаемой и белорусскими правоприменителями, надлежащим использованием для сохранения прав на товарный знак или знак обслуживания признается только реальное, эффективное, интенсивное применение знака, которое не носит номинального (разового, эпизодического, случайного, показного) характера».

Реальное использование ответчиками (правообладателями, лицензиатами) может быть подтверждено совокупностью доказательств. По мнению Ж.Б. Шкурдюк, к таким доказательствам могут относиться: образцы товаров и сведения об объемах их выпуска; технические условия и технологические инструкции; грузовые и товарно-транспортные накладные на отгрузку продукции; счета-фактуры; договоры поставки, подряда, заказа, купли-продажи, оказания услуг и акты об их исполнении; акты сдачи-приемки; регистрационные удостоверения и сертификаты; таможенные декларации; контракты; рекламные буклеты, каталоги, рекламные объявления в СМИ, сведения с выставок и т.д.

Говоря об использовании товарного знака, следует обратить внимание на ч. 2 п. 3 ст. 20 Закона № 2181-XII, в которой упоминается использование товарного знака лицом, «которому право использования товарного знака предоставлено на основании договора», а также лицом, «использующим товарный знак с разрешения его владельца».

В Постановлении № 9 наряду с использованием товарного знака владельцем упоминается только использование лицензиатом. Возможно, причиной такого подхода является буквальное следование Закону № 2181-XII. Согласно п. 1 ст. 23 Закона № 2181-XII право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака другому лицу по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак. В то же время в ст. 19(2) Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 1994 года (далее – Соглашение ТРИПС) говорится об использовании знака третьим лицом «под контролем правообладателя», что по своему содержанию существенно шире только лицензионных отношений.

Очевидно, что лицензионный договор не является единственной договорной конструкцией, по которой предоставляется право использования товарного знака. Как минимум, следует упомянуть договор франчайзинга, – согласно определению, данному в п. 1 ст. 910 ГК, по договору комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок либо без указания срока лицензионный комплекс, включающий право использования фирменного наименования правообладателя, других объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных договором франчайзинга, а также нераскрытой информации в предпринимательской деятельности пользователя; товарный знак является традиционным элементом лицензионного комплекса.

В своем комментарии сложившейся в Республике Беларусь правоприменительной практики Ж.Б. Шкурдюк предлагает еще более широкий подход. Исходя из того, что «…правомерным признается любое санкционированное использование товарного знака, то есть осуществленное с согласия и разрешения самого правообладателя, а не только на основе заключенного лицензионного договора», указанный автор приходит к выводу о том, что «…подтвержденное доказательствами реальное и достаточное использование третьим лицом товарного знака в классах товаров и услуг, для которых он зарегистрирован, не только в рамках заключенного в письменной форме лицензионного договора с правообладателем, но и с устного разрешения последнего, при предъявлении к правообладателю иска в соответствии со ст. 20 Закона № 2181-XII о досрочном полном либо частичном прекращении правовой охраны знака служит основанием для отказа в его удовлетворении».

В чем-то схожий подход предлагает и российская судебная практика: в Справке по результатам обобщения судебной практики наличие доказательств обращения правообладателя в таможенный орган для внесения товарных знаков в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности и определение им уполномоченных импортеров являются достаточными основаниями для вывода о наличии воли правообладателя на использование товарного знака лицом, указанным в реестре (п. 23 Справки по результатам обобщения судебной практики). При этом отмечается, что «…сам про себе факт регистрации лицензионного договора без доказательств его реального исполнения не может являться доказательством использования спорного товарного знака» (п. 25 Справки по результатам обобщения судебной практики)³.

Следует обратиться к вопросу об уважительности возможных причин неиспользования товарного знака. В литературе высказывается мнение о том, что к числу обстоятельств, которые должны рассматриваться как уважительные причины неиспользования знака, в частности, следует относить:

● открытие в отношении правообладателя конкурсного производства в рамках процедуры банкротства, не предполагающего продолжения хозяйственной деятельности правообладателя;

● запрет уполномоченного госоргана на ввоз и реализацию на территории страны продукции, произведенной за рубежом;

● непредвиденный перенос на более поздний срок ввода в эксплуатацию оборудования, необходимого для производства продукции, маркируемой товарным знаком⁴.

Однако больший интерес представляет доктринальное определение критериев, по которым то или иное обстоятельство может быть отнесено к категории уважительных причин неиспользования, – обстоятельство должно быть объективным, т.е. исключающим возможность использовать товарный знак для данного конкретного правообладателя, и не зависящим от правообладателя, т.е. появление и существование обстоятельства не должно зависеть от его желания⁵. 

В Постановлении № 10 говорится о том, что приводимые правообладателем обстоятельства подлежат оценке с точки зрения зависимости их от воли и поведения самого правообладателя товарного знака, в т.ч. его разумности и добросовестности, соблюдения им предусмотренных законодательством порядка и сроков совершения действий, устраняющих препятствия для использования товарного знака, а также продолжительности действия исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияния их на течение срока, установленного п. 1 ст. 1486 ГК России.

В отечественной судебной практике такой подход не получил однозначной поддержки. По мнению Ж.Б. Шкурдюк, ссылки на временные финансовые затруднения или на необходимость получения лицензии на производство определенного вида товаров не могут быть отнесены к уважительным причинам неиспользования знака.

Судебная практика.

В деле по иску компании «P» (Великобритания) к гр-ке Ш. о досрочном прекращении действия в Республике Беларусь регистрации товарного знака MORNING FRESH в отношении товаров 3-го класса МКТУ (препараты для отбеливания, чистки, обезжиривания, мыло) суд не признал в качестве уважительной причины неиспользования знака законодательное ограничение ИП в возможности найма работников, а также признание права на осуществление деятельности по производству непищевой спиртосодержащей продукции только за юрлицами, поскольку «…ответчица Ш. в качестве ИП зарегистрирована не была, хозяйственной конкурентной деятельности не вела и действий по использованию товарного знака не предпринимала» (решение Судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь от 31.12.2008).

Согласно ст. 19(1) Соглашения ТРИПС «…обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования… должны признаваться в качестве веских причин для неиспользования знака». Безусловно, с учетом приведенного положения Соглашения ТРИПС требует пересмотра ч. 4 п. 3 ст. 20 Закона № 2181-XII, в которой говорится о необходимости «принимать во внимание» подобные обстоятельства.

Формулировка о том, что причины неиспользования «могут быть приняты во внимание», вызывает критику правоведов, указывающих на то, что применение или неприменение нормы об учете доказательств неиспользования знака по не зависящим от правообладателя обстоятельствам носит оценочный характер и зависит от усмотрения суда, в связи с чем ее предлагают заменить формулировкой «должны быть приняты во внимание».

Следует указать и то, что действия истца, требующего досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, могут являться проявлением недобросовестной конкуренции. Как отмечают специалисты, поскольку институтом досрочного прекращения правовой охраны товарного знака могут воспользоваться недобросовестные субъекты с тем, чтобы впоследствии извлекать для себя необоснованные преимущества от использования репутации правообладателя, суд, устанавливая истинные цели заявителя, не должен допустить использование судебной процедуры для легализации недобросовестных целей⁶.

Судебная практика.

В качестве примера можно привести решение российского Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2015 по делу № СИП-299/2015 по иску ООО «Парад звезд» (Российская Федерация) к компании COCIETE JAS HENNESSY & Co (Франция) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака HENNESSY по международной регистрации на территории Российской Федерации в отношении товаров 3-го класса МКТУ – парфюмерия. Истец указал, что является производителем парфюмерной продукции и имеет реальное намерение использовать обозначение HENNESSY. До подачи искового заявления им размещался заказ на производство парфюмерной продукции со словесным обозначением HENNESSY, однако в настоящее время ее производство приостановлено в связи с запретом, полученным от ответчика. Вместе с тем истец отмечает, что имеет реальные намерения продолжить использование обозначения HENNESSY для маркировки своей продукции в будущем, поскольку вся произведенная ранее продукция так и не была им реализована. При осмотре в процессе представленной на обозрение упаковки бутылки коньяка, произведенной ответчиком, и указанной упаковки духов, произведенной по заказу истца, судом было установлено, что обе упаковки выполнены в темных цветах с использованием словесного обозначения HENNESSY таким образом, что в глазах рядового потребителя выглядят схожими. По мнению суда, выпуск парфюмерной продукции с использованием обозначения HENNESSY свидетельствует о намерении ввести потребителей в заблуждение, направлен на создание в глазах потребителей восприятия истца и ответчика как единого производителя различного рода продукции под товарным знаком HENNESSY. В связи с этим суд признал обоснованными доводы ответчика о наличии в действиях истца обстоятельств, позволяющих на основании ст. 10 ГК России расценить его действия как злоупотребление правом, и отказал в удовлетворении иска.

В литературе высказывается мнение о том, что решение суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования должно приниматься только с учетом анализа целого комплекса факторов, среди которых: обстоятельства, оправдывающие неиспользование товарного знака в течение трехлетнего периода, добросовестность лица, заинтересованного в прекращении правовой охраны товарного знака, приобретенная товарным знаком известность, возможность введения потребителей маркированной товарным знаком продукции в заблуждение вследствие прекращения правовой охраны и потенциальной регистрации товарного знака на заинтересованное лицо, а также продолжение функционирования товарного знака на соответствующем рынке после введения товарных знаков в оборот за пределами срока использования⁷.

В научной литературе представлено мнение о том, что оценку представленных правообладателем причин неиспользования товарного знака на предмет объективности и независимости от деятельности правообладателя может проводить лишь суд⁸. В пункте 167 Постановления № 10 отмечается, что приводимые правообладателем обстоятельства подлежат оценке с точки зрения зависимости их от воли и поведения самого правообладателя товарного знака, в т.ч. его разумности и добросовестности, соблюдения им предусмотренных законодательством порядка и сроков совершения действий, устраняющих препятствия для использования товарного знака, а также продолжительности действия исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияния их на течение срока непрерывного трехлетнего неиспользования знака.

Как представляется, еще одно обстоятельство должно учитываться при принятии решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а именно возможность введения в заблуждение потребителей в отношении производителя и качества товара, маркированного спорным товарным знаком, в случае приобретения права на такой знак другим лицом. В частности, А.С. Ворожевич отмечает, что «…разумным представляется предусмотреть, что, если товарный знак, несмотря на трехлетнее неиспользование, продолжает ассоциироваться у потребителя с товарами от изначального правообладателя, в требовании о прекращении охраны товарного знака может быть отказано»⁹.

Пункт 3. Споры, связанные с прекращением правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Перейдем к рассмотрению процессуальных аспектов рассмотрения споров, связанных с прекращением правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Основной процессуальной особенностью рассмотрения указанной категории споров в Республике Беларусь является их рассмотрение Верховным Судом, в составе которого действует специализированная коллегия по делам интеллектуальной собственности.

Основные вопросы, входящие в предмет доказывания по указанной категории дел, отражены в п. 12 Постановления № 9: при рассмотрении споров о досрочном полном или частичном прекращении правовой охраны товарного знака или знака обслуживания в Республике Беларусь проверяется: действительно ли знак, о котором возник спор, не использовался самим владельцем либо лицензиатом непрерывно в течение 3 лет в отношении товаров или услуг, для которых знак зарегистрирован; имелись ли не зависящие от воли указанных лиц обстоятельства, препятствующие надлежащему использованию товарного знака или знака обслуживания; не прерывалось ли течение трехлетнего срока реальным использованием товарного знака или знака обслуживания и др.

Кто из сторон должен доказывать в процессе тот факт, что спорный товарный знак не использовался? Правовая доктрина исходит из того, что бремя доказывания отрицательного факта (факта, выражающегося в отсутствии действия либо события) лежит на стороне, заинтересованной в его опровержении. В указанной ситуации такое бремя должно лежать на владельце товарного знака, который должен доказать факт его использования. В качестве примера можно привести п. 3 ст. 1486 ГК России, который прямо предусматривает, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на его правообладателе. В комментариях правоприменительной практики уточняется, что «…истцом должно быть подтверждено наличие своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (как своего права на иск), в то время как ответчик должен доказать использование товарного знака в трехлетний период, предшествующий подаче иска»¹⁰.

Несмотря на то, что белорусский законодатель не предусмотрел подобную норму, указанный подход представлялся единственно возможным. Однако отечественная судебная практика пошла иным путем. Ж.Б. Шкурдюк, ссылаясь на принцип состязательности в гражданском процессе и обязанности стороны доказывать те факты и обстоятельства, на которые ссылается в подтверждение своих требований либо возражений, приходит к выводу о том, что «…истец кроме представления доказательств заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны знака должен доказать неиспользование ответчиком товарного знака без уважительных причин…». Поэтому истцы, обращаясь в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда сталкиваются с необходимостью доказывать то, что ответчик не использует оспариваемый товарный знак.

Спектр доказательств неиспользования товарного знака ответчиком может быть достаточно широк.

Судебная практика.

Так, например, в деле по иску федерального казенного предприятия «С» (Российская Федерация) к компании «И» (Люксембург) о досрочном прекращении правовой охраны в Республике Беларусь товарного знака по свидетельству № 00001 (товарный знак MOSKOVSKAYA зарегистрирован в отношении товара 33-го класса МКТУ «водка») представителями истца были представлены следующие доказательства неиспользования оспариваемого товарного знака ответчиком:

● выписки из Государственного реестра лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь от 6 января и 11 февраля 2016 г., согласно которым в указанном реестре отсутствуют сведения о зарегистрированных лицензионных договорах, заключенных в отношении товарного знака MOSKOVSKAYA;

● письмо Департамента внешнеэкономической деятельности МИД от 27.01.2016 о том, что ответчику разрешение на открытие в Республике Беларусь представительства не выдавалось;

● письмо ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», из которого следует, что за период с 01.01.2011 по 24.08.2016 в национальном сегменте Единого реестра свидетельств о государственной регистрации Евразийского экономического союза продукция «водка», маркируемая обозначениями MOSKOVSKAYA/МОСКОВСКАЯ в различных словосочетаниях, не зарегистрирована; санитарно-гигиенические заключения на водку, маркируемую обозначениями MOSKOVSKAYA/МОСКОВСКАЯ, за период с 10.09.2015 по 24.08.2016 ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» не оформлялись;

● письмо научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», согласно которому в реестре Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии (национальная часть Республики Беларусь) по состоянию на 20.01.2016 отсутствует информация о сертификатах соответствия (декларациях о соответствии) на алкогольные товары, в т.ч. водку, в состав наименования которых входит обозначение «МОСКОВСКАЯ (MOSKOVSKAYA)», выданных (зарегистрированных) в период с 01.01.2011 по 20.01.2016;

● письмо ГТК, согласно которому в центральной базе данных таможенной информации за период с 01.01.2011 по 29.02.2016 сведения о товаре «водка», в описании которого содержится слово «МОСКОВСКАЯ» или MOSKOVSKAYA, отсутствуют;

● письма ЗАО «Минскэкспо», РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо», УП «Экспофорум» и ЗАО «Техника и коммуникации», из которых следовало, что компания «И» (Люксембург) в выставках, проводимых названными организациями в период с 2011 года по 15.01.2016, участие не принимала;

● письма ООО «Надежные программы», из которых следует, что на имя компании «И» (Люксембург) не зарегистрированы доменные имена в доменных зонах «.by» и «.бел».

По мнению Ж.Б. Шкурдюк, ответчик может, но не обязан доказать надлежащее использование знака.

Если при рассмотрении спора будет установлено, что знак используется не для всех товаров или услуг, в отношении которых заявлены требования о прекращении правовой охраны, суд удовлетворяет требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака частично, прекращая охрану знака в отношении тех товаров и услуг, неиспользование знака для которых доказано в суде.

Библиография

1. Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием [Электронный ресурс]: утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 г. № СП-23/20 // Суд по интеллектуальным правам. Официальный сайт. – Режим доступа: https://ipc.arbitr.ru/about/docs_presidium.

2. Мотылькова, А.В. Пределы действия исключительного права на товарный знак / А.В. Мотылькова // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2012. – № 3. – С. 52.

3. Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием [Электронный ресурс]: утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 г. № СП-23/20 // Суд по интеллектуальным правам. Официальный сайт. – Режим доступа: https://ipc.arbitr.ru/about/docs_presidium.

4. Таболо, М.В. О недостатках статьи 1486 ГК РФ: когда не следует применять досрочное прекращение охраны товарного знака вследствие его неиспользования? / М.В. Таболо // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2017. – № 5. – Режим доступа: http://electronic.ruzh.org/?q=ru/node/719.

5. Клюбченко, Н.Ю. Прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования: актуальные проблемы / Н.Ю. Клюбченко // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2020. – № 4 (30). – С. 101, 102.

6. Жиленкова, Т.В. Применение принципа добросовестности в спорах о защите исключительных прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг / Т.В. Жиленкова // Сибирский юридический вестник. – 2016. – № 3. – С. 72.

7. Таболо, М.В. Указ. соч.

8. Клюбченко, Н.Ю. Указ. соч. – С. 102.

9. Ворожевич, А.С. Прекращение правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования: российский и зарубежный опыт / А.С. Ворожевич // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2014. – № 5. – С. 31.

10. Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием [Электронный ресурс]: утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 г. № СП-23/20 // Суд по интеллектуальным правам. Официальный сайт. – Режим доступа: https://ipc.arbitr.ru/about/docs_presidium.