Объемный товарный знак и промышленный образец как способы защиты дизайна товара

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 25 августа 2021 г.

Рассматриваются особенности использования объемного товарного знака и промышленного образца как способов защиты дизайна товара.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

● Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция)

● Гражданский кодекс (далее – ГК)

● Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК Российской Федерации)

● Закон от 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее – Закон № 160-З)

● Закон от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон № 2181-XII)

● Закон от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон № 262-З)

● Закон от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее – Закон № 94-З)

● Положение о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утв. постановлением Совета Министров от 28.12.2009 № 1719 (далее – Положение № 1719)

● Положение о порядке составления заявки на выдачу патента на промышленный образец, проведения по ней экспертизы и принятия решения по результатам экспертизы, утв. постановлением Совета Министров от 02.02.2011 № 121 (далее – Положение № 121)

В силу большой схожести промышленного образца с объемным товарным знаком последний мало используется по сравнению с другими видами товарных знаков. Объемный товарный знак и промышленный образец оба защищают внешний вид товара, поэтому сложно уловить разницу в понимании правовых аспектов этих двух объектов интеллектуальной собственности. Промышленный образец, выполняющий функции товарного знака при реализации продукции, может охраняться в качестве объемного товарного знака. Это имеет место в том случае, если форма или упаковка товаров обладает различительной способностью. И наоборот, объемный товарный знак, определяющий внешний вид изделия (товара), может охраняться дополнительно и как промышленный образец. Использование кумулятивной защиты дизайна товара (защиты свидетельством о регистрации объемного товарного знака в совокупности с защитой патентом на промышленный образец) преодолевает недостатки каждого из указанных способов защиты.

Сегодня с помощью брендов производители завоевывают потребительский рынок. Потребителям бренды служат своеобразным путеводителем среди конкурирующих товаров и фирм. Определение понятия «бренд» законодательство Республики Беларусь, как и Российской Федерации, не содержит. В ГК вместо понятия «бренд» используются термины «фирменное наименование», «товарный знак» и «знак обслуживания», «наименование места происхождения товара», а в ГК Российской Федерации – «коммерческое обозначение».

Понятие «бренд» является экономическим, а не юридическим термином. Бренд – это термин, используемый в маркетинге, символическое воплощение комплекса информации, связанного с определенным продуктом или услугой. Приведенный термин включает в себя название и иные визуальные элементы (шрифты, цветовые схемы и символы). Указанное понятие используют при обозначении товара, пользующегося массовым спросом у потребителей, которые выделяют его среди других товаров. Ключевыми моментами в указанном определении являются «комплекс информации» о «товаре, пользующимся массовым спросом у потребителей», т.е. можно сказать, что речь идет об известном в положительном ключе товарном знаке.

Визуальные элементы товара играют ключевую роль в брендинге. Дизайн товара в праве интеллектуальной собственности может рассматриваться как произведение дизайна (объект авторского права), промышленный образец, товарный знак – это в первую очередь, как объемный товарный знак (средство индивидуализации) или просто как внешний вид, независимо от наличия или отсутствия признаков вышеуказанных объектов интеллектуальной собственности (объект защиты от недобросовестной конкуренции).

Поэтому правовое регулирование использования и охраны дизайна продукции осуществляется, соответственно, на основе Закона № 160-З, Закона № 2181-XII, Закона № 262-З, Закона № 94-З. Основу правового регулирования использования и охраны дизайна продукции как товарного знака составляет не только ГК и Закон № 2181-XII, но и Положение № 1719. Основу же правового регулирования использования и охраны дизайна товара как промышленного образца – ГК, Закон № 160-З и Положение № 121.

Правовая охрана товарного знака на территории Республики Беларусь происходит путем его регистрации в патентном органе – Национальном центре интеллектуальной собственности (далее – НЦИС), или в силу международных договоров Республики Беларусь. Право на товарный знак удостоверяется свидетельством, которое в свою очередь удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров и (или) работ (услуг), указанных в свидетельстве (ст. 1018 ГК; ст. 2 Закона № 2181-XII).

Итак, основным критерием, на котором основывается решение о регистрации (или же отказе в регистрации) объемного обозначения, служит наличие у него различительной способности. Этот критерий основывается на следующих принципах:

1. Форма товара должна значительно отличаться от традиционной, общепринятой или широко распространенной формы подобных товаров, используемой многими производителями аналогичной продукции.

Судебная практика.

ОАО (г. Челябинск) заявило на регистрацию объемное обозначение, представляющее собой внешний вид торта «Муравейник». Роспатент принял решение об отказе в госрегистрации товарного знака для всех заявленных товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям п. 1 ст. 1483 ГК Российской Федерации.

ОАО (заявитель) подало возражение на решение Роспатента, основываясь на следующих доводах, а именно: «…заявитель впервые в России наладил промышленное производство торта «Муравейник»; заявитель с 2005 года выпускает продукцию, имеющую вид заявленного обозначения; заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования, и у потребителя оно ассоциируется только с ОАО…».

Коллегия палаты по патентным спорам (далее – Коллегия) не сочла доводы заявителя подтверждающими приобретение таким объемным обозначением различительной способности, т.к. согласно «…словарно-справочным материалам …торты – это обычно крупные (иногда очень крупные – до метра в диаметре) кондитерские изделия в форме низкого цилиндра или имеющие эллипсовидную, прямоугольную, треугольную и даже пирамидальную и коническую форму. Таким образом, рассматриваемое объемное обозначение не является оригинальным, поскольку подобная форма и рельеф являются традиционными для тортов и пирожных». Кроме того, Коллегия отметила, что торты подобной формы выпускаются различными производителями, и не представляется возможным установить, что сам торт, без привязки к иным индивидуализирующим элементам, размещенным на упаковке товара, приобрел различительную способность и ассоциируется только с заявителем.

Учитывая все доводы, Коллегия пришла к выводу об отказе в удовлетворении возражения ОАО, оставлении в силе решения Роспатента¹.

2. Формы, обусловленные назначением или функциональными особенностями, могут обладать различительной способностью только в тех случаях, если они приобрели различительную способность, легко узнаются потребителем и имеют у потребителя устойчивую связь с производителем.

Судебная практика.

Компания Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Allemagne подала возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109244. Знак по международной регистрации № 1109244 представляет собой «…трехмерное изображение долек шоколада в форме усеченной пирамиды, на верхней грани которой выгравирован изобразительный элемент в виде стилизованного изображения многолучевой звезды, причем боковые грани пирамиды имеют скругленную форму». Роспатентом было принято решение об отказе знаку по международной регистрации в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям подп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК Российской Федерации.

Решение Роспатента было основано на результатах экспертизы, которая признала, что знак лишен различительной способности, т.к. не является оригинальным и повторяет традиционную форму товара, выпускаемого различными производителями. Роспатент также счел, что документов, подтверждающих приобретенную различительную способность знака по международной регистрации № 1109244 и известность российскому потребителю, заявителем не представлено.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, компания Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Allemagne выразила свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы: «…заявленное обозначение включает не только форму товара, но и изобразительный элемент в виде стилизованной многолучевой звезды, который в первую очередь воспринимается потребителем при восприятии обозначения, так как изобразительный элемент помещен на верхней грани дольки шоколада; указанный изобразительный элемент является оригинальным и фантазийным по отношению к заявленным товарам и ему предоставлена правовая охрана в России (международная регистрация № 1004157) и в странах Евросоюза (№ 1707306); дольки шоколада в заявленной форме используются заявителем с 1962 года, причем более чем за 50 лет использования форма долек не претерпела существенных изменений, а выгравированный на верхней грани изобразительный элемент вообще не менялся; в России заявленное обозначение используется с 1995 года, что подтверждается образцами этикеток, а также рекламными буклетами. Заявитель является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в Европе, располагает сетью заводов в Германии и других европейских странах и входит в крупнейший европейский концерн «Крюгер» по производству продуктов питания; заявителем представлено свидетельство уполномоченного лица компании с подтверждением объема продаж товара (порционного шоколада) в России; заявленное обозначение в результате использования приобрело дополнительную различительную способность среди российских потребителей, так как внешнее исполнение самих долек шоколада и изобразительного элемента на них не менялось уже в течение многих лет».

Коллегия сочла доводы возражения убедительными, установив, что «форма долек шоколада в виде усеченных пирамидок со скругленными гранями и выдавленными на их верхних гранях изображениями многолучевой звезды не является традиционной и не обусловлена исключительно функциональным назначением товаров заявленных классов МКТУ. Заявленный объемный знак обладает рядом особенностей, отличающих ее от форм тех же товаров, используемых другими производителями, и способных отличать товары заявителя от однородных товаров других производителей…».

Таким образом, коллегия удовлетворила возражение заявителя, отменила решение Роспатента и предоставила правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109244².

Необходимо отметить, что на международном уровне также возникают (и решаются) проблемы, связанные с регистрацией объемных товарных знаков.

Судебная практика.

Суд ЕС рассмотрел дело касательно правовой охраны объемного товарного знака, имеющего форму кубика Рубика. Заявка на регистрацию обозначения, представляющего собой изображение кубика Рубика, в отношении трехмерных головоломок была подана компанией Seven towns, и товарный знак был зарегистрирован в 1999 году. Позднее компания Simba Toys GmbH & Co подала заявление о признании товарного знака недействительным. Оно было отклонено. Заявитель (Simba Toys) обжаловал этот отказ, ссылаясь на то, что у обозначения отсутствует различительная способность, поскольку трехмерные головоломки обычно имеют вид куба, что обусловлено их функциональным назначением. Кроме того, заявитель настаивал на том, что эта игрушка включает в себя элемент вращения – техническое решение, которое может быть защищено только патентом, а не товарным знаком.

Суд ЕС отказал в удовлетворении иска, указав, среди прочего, что деление каждой стороны куба на 9 равных квадратных элементов не выполняет техническую функцию, является, прежде всего, декоративным элементом и указывает на источник товара. Также суд, сравнив товарный знак с изображениями на других представленных на рынке трехмерных головоломках, пришел к выводу, что они имеют существенные различия. Из этого суд сделал вывод, что спорный товарный знак имеет характерное графическое исполнение, позволяющее потребителям однозначно дифференцировать производителя.

Следовательно, суд ЕС признал законность регистрации формы игрушки «Кубик Рубик» в качестве товарного знака³.

3. Форма товара не должна быть ложной по отношению к заявляемому перечню товаров, месту их происхождения или их производителю (подп. 5.1 п. 5 ст. 4 Закона № 2181-XII).

Свидетельство на товарный знак, как и патент на промышленный образец, удостоверяют приоритет товарного знака и промышленного образца, соответственно, и исключительное право владельца – право использовать самому, разрешать или запрещать другим использовать указанные объекты интеллектуальной собственности в течение срока предоставления охраны. Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет. Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен неограниченное число раз по заявлению владельца, поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на 10 лет (подп. 1, 2 ст. 13 Закона № 2181-XII). И в этом преимущество охраны товарного знака перед охраной промышленного образца в Республике Беларусь. Максимальный срок действия патента на промышленный образец составляет 15 лет (абз. 4 п. 3 ст. 1 Закона № 160-З).

Недостатком защиты дизайна объемным товарным знаком является то, что его охрана жестко привязана к его использованию. Использованием товарного знака считается применение владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь, при наличии уважительных причин неиспользования товарного знака. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака без уважительных причин непрерывно в течение любых 3 лет после его регистрации (п. 3 ст. 20 Закона № 2181-XII). Любое заинтересованное лицо может отменить регистрацию товарного знака по классу товаров, в отношении которых он не используется.

Из этого следует, что если собственник по истечении, например, 2 лет после регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь (далее – Реестр) выпустил партию товара, маркированного указанным товарным знаком, то после прекращения использования начинает течь новый 3-летний срок. Следует отметить, что 3-летний срок неиспользования отсчитывается с момента его регистрации в Реестре, для международной регистрации – с даты указания территориального расширения на Республику Беларусь.

Главное требование использования товарного знака – товарный знак должен быть использован с товаром или услугой, для которых он зарегистрирован. Часто для предотвращения потери права на товарный знак из-за неиспользования владельцы выдают лицензии на него или даже уступают все права или часть прав, указывая, что такие действия являются фактическим использованием товарного знака или приготовлением к использованию. Однако, если в качестве приготовления к использованию такие действия могут быть признаны, то в качестве использования – нет (ч. 2 п. 3 ст. 20 Закона № 2181-XII). Поскольку заключение лицензионного договора не является использованием, оно лишь дает возможность лицензиату в будущем использовать товарный знак.

Таким образом, охрана дизайна как товарного знака, в т.ч. и как объемного товарного знака, имеет как свои преимущества перед другими способами правовой защиты, так и недостатки, что преодолевается благодаря возможности кумулятивной защиты интеллектуальной собственности, допускаемой законодательством Республики Беларусь, – одновременного использования защиты товарным знаком и защиты промышленным образцом. Но, как уже было отмечено, это возможно лишь в случае наличия различительной способности у промышленного образца.

Объемный товарный знак и промышленный образец схожи в том, что оба определяют внешний вид (дизайн) товара и должны быть оригинальными, т.е. должны являться результатом творческой (интеллектуальной) деятельностью. Причем оба не должны быть обусловлены функциональностью, назначением изделия, т.е. являться техническим решением. Так, товарный знак не должен определяться исключительно или главным образом сущностью или природой товара, необходимостью достижения технического результата, существенной ценностью товара (подп. 1.5 п. 1 ст. 4 Закона № 2181-XII). Промышленному образцу также не предоставляется охрана, если он обусловлен исключительно технической функцией изделия (абз. 2 п. 2 ст. 4 Закона № 160-З).

Различие этих двух объектов интеллектуальной собственности будет в новизне: товарный знак должен обладать локальной новизной, а промышленный образец – абсолютной мировой. Абсолютная мировая новизна предполагает отсутствие патентной информации (патентов и заявок на получение патента), публикаций научного и научно-популярного характера, публичных выступлений, фактов открытого использования (упоминание в каталогах продукции предприятий, сведения об экспонатах выставок и т.п.) о данном объекте интеллектуальной собственности.

Новизна же товарного знака устанавливается лишь на основании информации о поданных в НЦИС заявках и полученных свидетельствах в Республике Беларусь до даты приоритета указанной заявки, а также о товарных знаках, зарегистрированных в Мадридской системе международной регистрации товарных знаков с указанием расширения действия международной регистрации товарного знака на территорию Республики Беларусь. При этом в отношении международных регистраций нужно учитывать срок отказа Республике Беларусь в предоставлении охраны и признание международной регистрации товарного знака недействительной – 18 мес. (ст. 5(С) Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989).

Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате подачи первой заявки на товарный знак в иностранном государстве – участнике Парижской конвенции (конвенционный приоритет), если в патентный орган заявка поступила в течение 6 мес. с указанной даты (п. 2 ст. 7 Закона № 2181-XII). Также приоритет может быть выставочным – определяется по дате выставки экспоната, содержащего товарный знак. Выставочный приоритет есть для товарных знаков, но его нет для промышленных образцов (ст. 16 Закона № 160-З, п. 3 ст. 7 Закона № 2181-XII). Однако ранее в законодательстве Республики Беларусь было предписание о выставочном приоритете промышленного образца, а именно в случае испрашивания выставочного приоритета к заявке прилагается справка о демонстрации экспоната с использованием промышленного образца на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории одной из стран – участниц Парижской конвенции с указанием даты начала открытого показа экспоната. Справка представляется одновременно с заявкой или не позднее 3 мес. с даты поступления заявки в Патентный комитет (подп. 6.4 п. 6 Правил составления и подачи заявки на промышленный образец, утв. Государственным патентным комитетом Республики Беларусь от 29.05.1997).

В подтверждение понимания льготного периода как временных рамок для выставочного приоритета можно сослаться на статью Парижской конвенции, которая устанавливает выставочный приоритет без временных ограничений для изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков, а именно если позднее (демонстрации экспоната, содержащего объект промышленной собственности, на выставке) будет истребовано (заявителем) право приоритета, то компетентное учреждение каждой страны сможет исчислять срок с даты помещения продукта на выставку (ст. 11(2) Парижской конвенции). Конвенция вводит понятие временной охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков для продуктов, экспонируемых на официальных или официально признанных международных выставках, организованных на территории одной из этих стран, таким образом устанавливая выставочный приоритет. Временная охрана означает право лица, получившего в последующем патент, требовать уплаты вознаграждение за пользование объектом промышленной собственности. Эта временная охрана не продлевает сроков конвенционного приоритета (определяемого по дате первой заявки в странах, подписавших Парижскую конвенцию), т.е. не влияет на конвенционный приоритет. Выставочный и конвенционный приоритет не взаимосвязаны.

Проверка новизны товарного знака или промышленного образца будет касаться однородных товаров (п. 1 ст. 5 Закона № 160-З; подп. 24.1, 24.2 п. 24 Положения № 1719). Не регистрируются и товарные знаки, тождественные и схожие до степени смешения с общеизвестными в Республике Беларусь, причем в отношении любых товаров (подп. 24.3 п. 24 Положения № 1719). Порядок признания товарных знаков общеизвестными определен ГКНТ.

По законодательству Республики Беларусь абсолютная мировая новизна промышленного образца не проверяется, т.к. не проводится патентная экспертиза. При экспертизе заявки на промышленный образец проверка соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности не осуществляется (п. 2 ст. 24 Закона № 160-З).

В Российской Федерации, как и ранее в Республике Беларусь, правовая охрана промышленного образца предоставляется только в объеме указанных существенных признаков промышленного образца, незначительно изменив хотя бы один из которых, конкурент избегает ответственности (п. 5 Положения № 121; п. 2 ст. 1377 ГК Российской Федерации; п. 34 Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец). Таким образом, при небольшой схожести дизайна товара конкурента с дизайном собственного товара, охраняемым полученным свидетельством на объемный товарный знак, будет действовать защита свидетельством. Закон № 160-З определяет, что заявка на промышленный образец должна содержать лишь заявление и комплект изображений изделия (как правило, фото и компьютерную визуализацию) без описания изображения (его существенных признаков) (п. 2 ст. 15 Закона № 160-З).

Так, в Республике Беларусь уже не требуется словесное описание внешнего вида изделия, представленного на изображениях, признаками промышленного образца с выделением существенных, по мнению заявителя, признаков промышленного образца, определяющих его сущность (абз. 7 п. 1 ст. 34 Требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец). Это привело к тому, что изделие признается содержащим запатентованный промышленный образец, если его внешний вид не отличается от внешнего вида изделия, представленного на изображениях, или если изделие производит такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение (п. 3 ст. 36 Закона № 160-З).

Защита по принципу общего восприятия схожести потребителем, а не повторения всех признаков, указанных в словесном описании промышленного образца, предоставляется и товарному знаку. Так, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с другими товарными знаками и промышленными образцами (п. 1, 3, 4 ст. 5 Закона № 2181-XII).

Заявка на регистрацию товарного знака должна содержать заявление, заявляемое обозначение, перечень товаров и указание на соответствующий класс (классы) согласно МКТУ (п. 4 ст. 6 Закона № 2181-XII).

Следует также отметить, что наличие охранных документов на промышленный образец, как и объемный товарный знак, освобождает от необходимости доказывания авторства или признания дизайна продукции произведением в случае выбора стратегии защиты авторским правом или преждепользования в случае защиты от недобросовестной конкуренции.

Библиография

1. Заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012727319 от 29.08.2014 (Приложение к решению Роспатента от 19.06.2014) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fips.ru/pps/29_08_14/2014%D0%9200700_01.0.214.pdf. – Дата доступа: 06.08.2021.

2. Заключение коллегии Палаты по патентным спорам от 15.06.2015 по результатам рассмотрения возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1109244 (Приложение к решению Роспатента от 03.04.2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fips.ru/pps/15_06_15/2014%D0%9202397_16.0.215.pdf. – Дата доступа: 06.08.2021.

3. General Court of the European Union, PRESS RELEASE No 158/14, Luxembourg, 25 November 2014. Judgment in Case T-450/09, Simba Toys GmbH & Co. KG v OHIM [Еlectronic resource]. – Mode of аccess: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140158en.pdf. – Date of access: 06.08.2021.